Tribunale, Sentenza T-12/22

Nullità di un marchio UE e prova dell’uso effettivo del marchio anteriore

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Al centro della controversia vi è il rapporto tra la registrazione di un marchio nazionale anteriore per "pharmaceutical products" in classe 5 e il suo uso effettivo per integratori alimentari e sostanze dietetiche.

Fatti e svolgimento del procedimento

Hasco TM aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo NATURCAPS, registrato per numerosi prodotti di classe 5, invocando il precedente marchio nazionale NATURKAPS, registrato in Polonia per "pharmaceutical products". A seguito della domanda dell’altra parte, l’EUIPO aveva invitato la ricorrente a provare l’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001.

La Divisione di annullamento aveva respinto la domanda di nullità per mancata prova dell’uso effettivo. La Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che l’uso dimostrato riguardasse prodotti assimilabili a integratori alimentari, non a prodotti farmaceutici. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente articolava due motivi principali:

• violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, per avere l’EUIPO escluso che l’uso del marchio per food supplements potesse valere come uso per "pharmaceutical products";
• violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, perché i segni sarebbero identici e i prodotti identici o simili.

Normativa e criteri interpretativi richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nel procedimento di nullità;
• l’articolo 47, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sul principio dell’uso effettivo;
• l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, sul requisito di chiarezza e precisione nell’indicazione dei prodotti e servizi;
• l’articolo 60, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001;
• la Nice Classification, settima edizione, applicabile al momento del deposito del marchio anteriore.

Il Tribunale osserva che la classificazione di Nizza è di natura amministrativa, ma rileva per determinare il significato e la portata delle merci registrate.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "pharmaceutical products"

Il punto decisivo è l’interpretazione dell’indicazione registrata come "pharmaceutical products". Il Tribunale respinge l’idea che si tratti di una categoria generica comprensiva di qualsiasi prodotto destinato a migliorare la salute.

Secondo il Tribunale:

• i prodotti farmaceutici e gli integratori alimentari appartengono entrambi all’area della salute, ma ciò è irrilevante ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio registrato;
• nella classe 5 della settima edizione della classificazione di Nizza esisteva una distinzione netta tra prodotti farmaceutici e sostanze dietetiche adattate per uso medico;
• gli integratori alimentari, per loro natura, sono fonti concentrate di nutrienti destinate a integrare l’alimentazione normale e non hanno come scopo principale la cura o la prevenzione delle malattie;
• tali prodotti si avvicinano piuttosto alla categoria delle "dietetic substances adapted for medical use".

Il Tribunale rileva inoltre che il fatto che i prodotti siano venduti in farmacia non li trasforma in prodotti farmaceutici. Analogamente, eventuali qualificazioni previste dal diritto nazionale o disposizioni transitorie connesse all’adesione della Polonia all’Unione non incidono sulla classificazione dei prodotti nella Nice Classification.

Conseguenze sulla prova dell’uso e sulla domanda di nullità

Poiché la ricorrente non ha dimostrato che il marchio NATURKAPS sia stato effettivamente usato per i prodotti registrati come "pharmaceutical products", il Tribunale conferma la valutazione dell’EUIPO: manca la prova dell’uso effettivo richiesta dall’articolo 64, paragrafo 2.

Di conseguenza, il marchio anteriore non può essere invocato come fondamento per ottenere la nullità del marchio NATURCAPS ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001.

Dispositivo

Il Tribunale:

• respinge il ricorso;
• condanna Hasco TM sp. z o.o. sp.k. alle spese.

Principio affermato

Ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, l’uso per integratori alimentari o sostanze dietetiche non equivale all’uso per "pharmaceutical products" quando la registrazione è limitata a tale indicazione: la classificazione di Nizza e il significato proprio dei termini registrati impediscono di estendere la protezione oltre la portata della registrazione. Senza prova dell’uso per i prodotti registrati, il marchio anteriore non può essere utilizzato per sostenere una domanda di nullità del marchio successivo.