Tribunale, Sentenza T-69/21

Opposizione al marchio UE figurativo COLLINI

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso concerne il conflitto tra il segno richiesto COLLINI e i diritti anteriori POLLINI e STUDIO POLLINI, in relazione a prodotti delle classi 18 e 25.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 19 settembre 2016 Carmine Rotondaro ha depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo contenente la denominazione COLLINI e una volpe stilizzata. La domanda riguardava numerosi prodotti delle classi 18 e 25, tra cui articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento, calzature e cappelleria.

Il 10 aprile 2017 Pollini SpA ha proposto opposizione sulla base di:

• un marchio italiano denominativo POLLINI, registrato nel 1972;
• un marchio dell’Unione europea denominativo STUDIO POLLINI, registrato nel 2012;
• la denominazione sociale Pollini SpA.

L’opposizione era fondata sugli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Su richiesta del ricorrente, l’EUIPO ha chiesto prova dell’uso effettivo del marchio italiano anteriore. La divisione di opposizione ha tuttavia respinto l’opposizione nel suo complesso, ritenendo che non vi fosse rischio di confusione e senza esaminare l’uso effettivo.

La commissione di ricorso ha poi annullato tale decisione e ha rinviato la causa alla divisione di opposizione, ritenendo che i segni COLLINI e POLLINI presentassero una somiglianza sufficiente da non poter escludere a priori il rischio di confusione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali:

• violazione delle direttive interne dell’EUIPO, per non avere escluso l’esame della prova d’uso;
• errore nella comparazione dei segni;
• omissione nella definizione del pubblico di riferimento e del suo grado di attenzione;
• mancata comparazione con il marchio dell’Unione europea anteriore STUDIO POLLINI.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda è stata presentata il 19 settembre 2016, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, di contenuto identico sul punto al regolamento 2017/1001.

Richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
• l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), che definisce i marchi anteriori;
• l’articolo 47, paragrafo 2, sulla prova dell’uso effettivo;
• l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sui poteri della commissione di ricorso.

Valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente e comprende il rischio di associazione. La verifica presuppone, in linea di principio, sia la somiglianza dei segni sia quella dei prodotti o servizi; se manca ogni somiglianza tra i segni, non occorre andare oltre.

In questo caso, la questione centrale era stabilire se la commissione di ricorso avesse correttamente concluso che esisteva una somiglianza tra COLLINI e POLLINI tale da imporre una valutazione globale, oppure se la divisione di opposizione avesse correttamente escluso il rischio di confusione sulla base delle differenze tra i segni.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe omesso di individuare il pubblico di riferimento. Dalla decisione impugnata, letta nel suo insieme, emerge che la commissione si è basata sulla definizione di pubblico già adottata dalla divisione di opposizione: consumatori medi, e in parte clientela professionale, con livello di attenzione medio per i prodotti di cui alle classi 18 e 25.

È inoltre irrilevante l’uso commerciale che il richiedente intende fare del segno, poiché nel procedimento di opposizione si considerano solo i prodotti e servizi indicati nella domanda. Per tali prodotti, la giurisprudenza richiamata indica un livello di attenzione medio. In ogni caso, ai fini del rischio di confusione rileva il pubblico meno attento.

Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso sugli elementi distintivi. I due segni sono percepiti, almeno da una parte significativa del pubblico, come cognomi italiani. La componente figurativa del marchio richiesto, cioè la volpe stilizzata, ha un carattere distintivo inferiore per i prodotti collegati alla pellicceria, perché la volpe richiama direttamente la pelliccia.

Nessun elemento dei marchi domina in modo tale da annullare la comparazione complessiva.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, i segni condividono sei lettere su sette, nello stesso ordine, differendo solo nella prima lettera. La presenza della raffigurazione stilizzata non impedisce di riconoscere la lettera iniziale del segno COLLINI. Il Tribunale ritiene quindi corretta la conclusione di una somiglianza visiva media.

Sul piano fonetico, la coincidenza della sequenza di lettere "ollini" nella stessa successione costituisce un forte fattore di somiglianza, solo parzialmente attenuato dalla diversa pronuncia della lettera iniziale. Anche qui la somiglianza è almeno media.

Sul piano concettuale, i segni rinviano a cognomi diversi, ma tale differenza non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche. Nessuno dei due marchi presenta un significato chiaro e immediato tale da escludere il rischio di confusione.

Prova dell’uso del marchio anteriore

Il Tribunale osserva che, una volta accertato che il rischio di confusione non può essere escluso sulla sola base del confronto tra segni, la questione della prova dell’uso del marchio anteriore torna a essere preliminare e deve essere esaminata prima di decidere l’opposizione nel merito.

Perciò la commissione di ricorso aveva ragione nel ritenere che la divisione di opposizione avesse errato nel non esaminare la prova d’uso del marchio italiano POLLINI.

Direttive interne dell’EUIPO e marchio UE STUDIO POLLINI

Il primo motivo, fondato sulle direttive interne dell’EUIPO, viene respinto perché tali direttive si limitano a ricordare che, in assenza di rischio di confusione, non occorre esaminare la prova dell’uso. Poiché nel caso concreto il rischio non poteva essere escluso, il motivo è infondato.

Quanto al quarto motivo, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, avendo correttamente individuato la possibilità di rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore, poteva rinviare la causa senza esaminare direttamente anche il marchio dell’Unione europea anteriore STUDIO POLLINI. La decisione impugnata conteneva inoltre una motivazione sufficiente sul punto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna inoltre il sig. Carmine Rotondaro alle spese, in conformità alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

• una somiglianza forte tra i segni, anche se limitata a una parte della denominazione, può bastare a imporre una valutazione globale del rischio di confusione;
• nel procedimento di opposizione contano solo i prodotti e servizi indicati nella domanda, non l’uso concretamente prospettato dal richiedente;
• il pubblico di riferimento per prodotti di pelletteria e abbigliamento è normalmente quello del consumatore medio con attenzione media;
• se il rischio di confusione non è escluso, l’esame della prova d’uso del marchio anteriore resta necessario come questione preliminare.