Tribunale, Ordinanza T-455/20

Marchio UE figurativo composto da un quadrato arancione con sette cerchi concentrici neri

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se il segno figurativo registrato da Roxtec per sigillature per cavi e tubi rientrasse nel motivo assoluto di nullità per segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Fatti e procedimento amministrativo

Roxtec aveva depositato il 11 novembre 2015 una domanda di registrazione per un marchio figurativo costituito da un quadrato arancione con sette cerchi concentrici neri, per prodotti della classe 17 della classificazione di Nizza, descritti come "Cable and pipe penetration seals, made from plastic or rubber". Il marchio era stato registrato il 10 marzo 2016. Wallmax Srl, produttrice di moduli di sigillatura simili, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b), d), e), punti i) e ii), dello stesso regolamento.

La Divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il marchio. La Seconda commissione di ricorso, con decisione del 20 aprile 2020, aveva respinto il gravame di Roxtec fondandosi sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 11 novembre 2015, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009. Ha inoltre chiarito che la modifica introdotta dal regolamento 2015/2424 all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non si applica a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Le disposizioni centrali richiamate sono l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, e l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, corrispondenti oggi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorso di Roxtec si fondava su un unico motivo, articolato in tre censure:

• erronea individuazione delle caratteristiche essenziali del marchio;
• erronea valutazione della funzionalità di tali caratteristiche;
• mancata considerazione di possibili usi non funzionali del segno, in particolare come logo.

Criteri giuridici applicati

Il Tribunale ha richiamato la ratio dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009: impedire che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto. La norma colpisce solo i segni che consistono esclusivamente nella forma del prodotto e che sono necessari a ottenere un risultato tecnico.

Per individuare le caratteristiche essenziali di un segno, l’autorità competente può procedere caso per caso, anche sulla base di un esame visivo semplice oppure di un esame più approfondito che tenga conto di elementi pertinenti, quali descrizioni, brevetti anteriori, perizie o altri dati relativi al prodotto. Questo vale anche per i segni bidimensionali.

Valutazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il Tribunale ha ritenuto corretto l’approccio della commissione di ricorso, che aveva considerato non solo la rappresentazione grafica del segno, ma anche il modulo di sigillatura protetto da brevetto scaduto e la documentazione descrittiva del prodotto.

Dall’analisi visiva del segno emergeva che i cerchi concentrici occupavano la parte centrale e predominante del marchio, distinguendosi per contrasto cromatico rispetto allo sfondo arancione. Inoltre, il confronto con le fotografie del prodotto mostrava che il marchio riproduceva sostanzialmente la faccia frontale del modulo di sigillatura, nella quale appaiono i diversi strati concentrici rimovibili.

Il Tribunale ha quindi confermato che l’unica caratteristica essenziale del segno era la serie di cerchi concentrici. Gli elementi cromatici, la presunta forma a "box" e il colore arancione erano stati ritenuti secondari o arbitrari, non essendo dimostrato che avessero un ruolo essenziale.

Valutazione della funzionalità tecnica

Una volta individuata la caratteristica essenziale, il Tribunale ha esaminato se essa fosse necessaria a ottenere il risultato tecnico perseguito dal prodotto.

Secondo la descrizione del brevetto e il catalogo di Roxtec, il prodotto serve a garantire una tenuta perfetta per l’inserimento sicuro di cavi, tubi o fili, grazie a strati di tenuta rimovibili che vengono asportati fino al raggiungimento del diametro corretto. I cerchi concentrici del marchio rappresentano proprio tali strati e consentono la funzionalità del sistema di sigillatura.

Il Tribunale ha pertanto affermato che, senza la pluralità di strati concentrici, il prodotto non funzionerebbe; la forma circolare e la concentricità sono necessarie per l’uso tecnico del modulo. La caratteristica essenziale del marchio è dunque necessaria a ottenere il risultato tecnico.

Irrilevanza degli usi alternativi e del carattere distintivo

Roxtec sosteneva che il segno fosse usato anche come logo in contesti commerciali diversi e che, secondo la giurisprudenza richiamata, si dovessero considerare gli usi pratici significativi del marchio. Il Tribunale ha respinto l’argomento, distinguendo il presente caso da quello relativo alla valutazione del carattere distintivo.

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), l’esame è oggettivo e finalizzato a stabilire se il segno consista esclusivamente nella forma necessaria a un risultato tecnico. La percezione del pubblico rileva, al più, come elemento ausiliario per identificare le caratteristiche essenziali, ma non può impedire l’applicazione del motivo di nullità. Inoltre, un segno escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), non può acquisire carattere distintivo tramite l’uso.

Decisione e spese

Il Tribunale ha qualificato il motivo unico come manifestamente infondato e ha quindi respinto integralmente il ricorso. Roxtec è stata condannata alle spese dell’EUIPO, mentre Wallmax, non avendo domandato le spese, le sopporta integralmente per conto proprio.

Principio affermato

La registrazione come marchio UE non può essere mantenuta quando il segno, anche se bidimensionale e anche se utilizzato in concreto come logo, riproduce essenzialmente la forma del prodotto e quella forma è necessaria per ottenere il risultato tecnico del prodotto stesso; la presenza di elementi cromatici o ornamentali secondari non esclude l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009.