Corte di giustizia, Sentenza C-256/21

Marchi UE: persistenza della competenza sulla domanda riconvenzionale di nullità dopo la rinuncia all’azione principale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale in materia di marchio dell’Unione europea, proposto dall’Oberlandesgericht München. La Corte interpreta gli articoli 124 e 128 del regolamento (UE) 2017/1001 per stabilire se la rinuncia all’azione per contraffazione estingua anche la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto.

Fatti e procedimento principale

KP è titolare del marchio denominativo UE "Apfelzügle", registrato per servizi delle classi 35, 41 e 43. Dopo una campagna promozionale relativa a un’attività di raccolta e degustazione di mele denominata "Apfelzügle", KP ha agito per contraffazione contro TV e il Gemeinde Bodman-Ludwigshafen davanti al Landgericht München.

I convenuti hanno reagito proponendo domande riconvenzionali di nullità del marchio, fondate sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento 2017/1001. Successivamente, in udienza, KP ha rinunciato all’azione per contraffazione, ma i convenuti hanno mantenuto le loro domande riconvenzionali.

Il giudice di primo grado ha ritenuto ricevibili le domande riconvenzionali, dichiarando nullo il marchio per i servizi della classe 41 e respingendo il resto. In appello, il comune ha chiesto l’estensione della nullità anche alle classi 35 e 43. Il giudice del rinvio ha però dubitato che, dopo la rinuncia all’azione principale, la domanda riconvenzionale potesse ancora essere decisa dal tribunale dei marchi UE.

Questioni pregiudiziali

La questione sottoposta alla Corte era, in sostanza, se il tribunale dei marchi UE conservi la competenza sulla domanda riconvenzionale di nullità quando l’azione per contraffazione su cui essa è stata proposta sia stata validamente ritirata. Il giudice nazionale richiamava anche il rapporto tra la competenza dei tribunali dei marchi UE e quella dell’EUIPO, nonché il possibile ruolo del diritto processuale tedesco ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

• il carattere unitario del marchio UE di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e al considerando 4;
• gli impedimenti assoluti alla registrazione dell’articolo 7, paragrafo 1;
• la nullità assoluta ex articolo 59, paragrafo 1, lettera a);
• la disciplina della domanda di nullità e decadenza agli articoli 63 e 128;
• la competenza esclusiva dei tribunali dei marchi UE in materia di contraffazione e domande riconvenzionali ex articolo 124;
• le regole di sospensione e connessione degli articoli 128, paragrafo 4 e 7, e 132;
• il rinvio generale alla normativa UE in materia di competenza e litispendenza contenuto nell’articolo 122, con riferimento al regolamento (UE) n. 1215/2012.

Ragionamento della Corte: autonomia della domanda riconvenzionale

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "domanda riconvenzionale" è autonoma nel diritto dell’Unione e va interpretata uniformemente. Il regolamento 2017/1001 non rinvia al diritto nazionale per definirne il significato, per cui il rinvio dell’articolo 129, paragrafo 3, alle norme procedurali nazionali opera solo se il regolamento non disponga diversamente.

Sul piano testuale e sistematico, la Corte chiarisce che la domanda riconvenzionale non è un semplice mezzo di difesa: è una domanda distinta e autonoma, che estende l’oggetto del giudizio e mira a ottenere una decisione sulla nullità del marchio. Perciò essa, pur essendo connessa all’azione per contraffazione, non dipende dalla sua sopravvivenza e resta pendente anche se la domanda principale viene ritirata.

Riparto di competenze tra EUIPO e tribunali dei marchi UE

La Corte precisa che il regolamento 2017/1001 attribuisce in modo ripartito la competenza sulla nullità e decadenza del marchio UE sia all’EUIPO sia ai tribunali dei marchi UE. La competenza dei tribunali nazionali specializzati non è un’eccezione alla competenza dell’EUIPO, ma l’applicazione diretta di una norma di attribuzione del regolamento.

Viene inoltre sottolineato che il sistema opera secondo un principio di priorità del primo organo adito, temperato dalle regole di sospensione. L’articolo 128, paragrafo 7, attribuisce solo una facoltà di sospensione al tribunale adito con la domanda riconvenzionale; l’articolo 132, paragrafo 2, impone invece la sospensione solo se la domanda di nullità è già stata proposta all’EUIPO prima della domanda riconvenzionale.

Effetto erga omnes e utilità pratica della pronuncia

La Corte richiama il carattere unitario del marchio UE e osserva che le decisioni sulla validità del marchio hanno effetto erga omnes in tutta l’Unione, sia se provengono dall’EUIPO sia se sono rese su domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale dei marchi UE. Tale effetto è confermato dall’articolo 128, paragrafo 6, che impone la trasmissione della sentenza definitiva all’EUIPO e l’adeguamento del registro.

Al contrario, la decisione sull’azione per contraffazione ha efficacia solo inter partes. La Corte, richiamando la sentenza Raimund, ribadisce che il tribunale deve pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di nullità prima di decidere sull’azione di contraffazione quando questa si fondi su un marchio potenzialmente nullo.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che consentire al titolare del marchio di sottrarsi al giudizio sulla nullità ritirando l’azione per contraffazione svuoterebbe di contenuto la competenza attribuita ai tribunali dei marchi UE e comprometterebbe sia l’economia processuale sia l’effettività del sistema di tutela del marchio UE. Inoltre, costringere il convenuto a rivolgersi successivamente all’EUIPO sarebbe contrario alla finalità di concentrare, nello stesso processo, le pretese reciproche.

Dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 124, lettere a) e d), e 128 del regolamento (UE) 2017/1001 devono essere interpretati nel senso che il tribunale dei marchi dell’Unione europea, investito di un’azione per contraffazione basata su un marchio UE la cui validità è contestata mediante domanda riconvenzionale di nullità, resta competente a pronunciarsi sulla validità del marchio anche se l’azione principale è stata rinunciata.