Tribunale, Sentenza T-92/23

DESIGNERS TRUST: diniego di registrazione per mancanza di carattere distintivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rifiuto di protezione nell'Unione per la registrazione internazionale verbale DESIGNERS TRUST. Il contenzioso attiene ai motivi assoluti di rifiuto in materia di marchi dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva ottenuto una registrazione internazionale presso WIPO designante l'Unione europea per il segno verbale DESIGNERS TRUST. La protezione era richiesta per servizi delle classi 35 e 42 dell'Accordo di Nizza, relativi, tra l'altro, a pubblicità, marketing, business management, hosting, software per e-commerce e molteplici servizi di design e consulenza in materia di design.

L'esaminatore aveva respinto la domanda ritenendo il segno privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto, osservando che il pubblico pertinente avrebbe percepito l'espressione come messaggio promozionale laudatorio, idoneo a comunicare che i servizi sono affidabili e degni di fiducia per i designer, e non come indicazione della loro origine commerciale.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto un solo motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, ha sostenuto che:

• il termine "trust" avrebbe più significati e non dovrebbe essere letto solo nel senso di fiducia/affidamento;
• l'espressione DESIGNERS TRUST non sarebbe stata correttamente qualificata come slogan;
• la commissione avrebbe attribuito al segno un significato puramente laudatorio senza sufficiente base probatoria;
• la registrazione del segno in Danimarca e nel Regno Unito, oltre ad altri elementi di prassi e dottrina, deporrebbe per la registrabilità.

Normativa e criteri giuridici richiamati

Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui un marchio ha carattere distintivo solo se consente al pubblico pertinente di identificare i servizi come provenienti da una determinata impresa e di distinguerli da quelli di altre imprese. Ricorda inoltre che i segni privi di carattere distintivo non assolvono la funzione essenziale del marchio, cioè quella di indicare l'origine commerciale dei servizi.

Viene ribadito che la valutazione va compiuta in relazione:

• ai servizi interessati;
• alla percezione del pubblico pertinente;
• all'impressione complessiva del segno.

È inoltre richiamata la giurisprudenza sui segni utilizzabili come slogan pubblicitari: tali segni non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione, ma devono comunque essere immediatamente percepiti come indicazione di origine commerciale per poter superare il vaglio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Pubblico pertinente e territorio rilevante

La commissione aveva individuato come pubblico pertinente professionisti, in particolare designer e soggetti con elevato grado di attenzione, pur precisando che l'attenzione poteva essere più bassa rispetto a indicazioni promozionali. Il Tribunale osserva che la censura del ricorrente non era convincente, perché la commissione aveva già riconosciuto che i servizi erano destinati a designer altamente qualificati e a titolari di marchi/brand interessati a servizi di product design.

Quanto al territorio, il controllo dei motivi assoluti si estende a tutta l'Unione; poiché il segno è composto da parole inglesi, la valutazione riguarda anche il pubblico anglofono dell'Unione.

Valutazione del segno DESIGNERS TRUST

Il Tribunale conferma l'analisi della commissione sul significato delle singole parole. "Designer" indica chi crea e realizza design; "trust", nel suo significato più comune, esprime affidamento, fiducia, confidence. In combinazione, DESIGNERS TRUST trasmette il messaggio che i servizi sono affidabili e degni di fiducia per i designer, oppure già apprezzati e utilizzati da essi.

Secondo il Tribunale, nel contesto dei servizi di pubblicità, gestione d'impresa, amministrazione, marketing e design, il pubblico pertinente percepirà il segno immediatamente come formula promozionale o laudatoria. Il segno non consente quindi di identificare l'origine commerciale dei servizi.

Significato multiplo di "trust" e preteso gioco di parole

Il Tribunale riconosce che il termine "trust" ha più significati astratti, compresi quelli relativi a un istituto giuridico o a un assetto patrimoniale. Tuttavia, nel contesto concreto della domanda, il pubblico pertinente non è composto da professionisti del settore finanziario o giuridico e attribuirà al termine il suo significato più comune.

Il ricorrente non ha dimostrato che una diversa accezione possa conferire al segno un sufficiente carattere distintivo. Neppure l'eventuale pluralità di significati basta, di per sé, a trasformare il segno in un gioco di parole memorabile o sorprendente. Perché vi sia un'effettiva capacità distintiva, il messaggio deve essere ambivalente, inatteso o dotato di un elemento di rottura percepibile dal pubblico; tale dimostrazione, nel caso di specie, è mancata.

Elementi di prova invocati dal ricorrente

Il Tribunale esamina e respinge i principali argomenti probatori del ricorrente:

• la definizione di "brain trust" non prova che il pubblico percepirà "trust" in senso tecnico o giuridico nel segno in esame;
• esempi di uso del termine in altri contesti commerciali o settoriali non riguardano l'espressione DESIGNERS TRUST e non smentiscono la percezione laudatoria nel settore dei servizi rivendicati;
• la registrazione del segno in Danimarca e nel Regno Unito non vincola EUIPO né il Tribunale, poiché il sistema del marchio dell'Unione è autonomo;
• un estratto di manuale o riflessione dottrinale generale non è decisivo ai fini dell'applicazione del regolamento 2017/1001;
• una precedente decisione di EUIPO su un altro segno non può prevalere sulla valutazione concreta effettuata nel caso di specie.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il segno DESIGNERS TRUST non consente al pubblico pertinente di riconoscere l'origine commerciale dei servizi né di distinguerli da quelli di altre imprese. Pertanto, il segno è correttamente colpito dal motivo assoluto di rifiuto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Il ricorso viene respinto integralmente e il ricorrente è condannato alle spese, in applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

Ai fini della registrabilità di un marchio dell'Unione, la presenza di parole comuni e di possibili significati alternativi non è sufficiente a superare il difetto di carattere distintivo quando, nel contesto dei servizi rivendicati, il segno è percepito immediatamente come messaggio pubblicitario o laudatorio. La prova di registrazioni nazionali o di precedenti decisioni amministrative non vincola il giudice dell'Unione, che deve applicare autonomamente il regolamento 2017/1001.