Tribunale, Sentenza T-283/25

Nullità di marchio UE basata su un segno non registrato bulgaro usato solo per esportazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto una domanda di declaratoria di nullità di un marchio UE figurativo rappresentante il sole e caratteri arabi. Il cuore della controversia è la portata dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, applicato tramite l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c).

Fatti e procedimento amministrativo

Global Rice EOOD aveva chiesto la nullità del marchio UE registrato per prodotti della classe 30, fondandosi su un precedente marchio figurativo bulgaro non registrato, asseritamente usato in Bulgaria in relazione al riso. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il quarto requisito dell’articolo 8, paragrafo 4: che il diritto nazionale conferisca al titolare del segno non registrato il potere di vietare l’uso del marchio successivo.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama la struttura cumulativa dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001: uso in commercio, significatività non meramente locale, acquisto del diritto secondo il diritto dell’Unione o nazionale e diritto di vietare il marchio successivo secondo il diritto nazionale applicabile. Vengono anche richiamati l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 296 TFUE sulla motivazione, nonché il diritto bulgaro sui marchi, in particolare gli articoli 12, 19, 21, 36 e 52.

Ragionamento del Tribunale sul quarto requisito dell’articolo 8, paragrafo 4

Il Tribunale ribadisce che i primi due requisiti sono valutati alla luce del diritto dell’Unione, mentre i requisiti relativi alla portata del diritto anteriore e alla facoltà di vietare il marchio successivo dipendono dal diritto nazionale che governa il segno anteriore. In tale contesto, chi invoca un segno non registrato deve fornire sia gli elementi sulla propria situazione sia il contenuto del diritto nazionale rilevante.

Esaminando il diritto bulgaro invocato, il Tribunale conferma che l’articolo 12, paragrafo 4, della legge bulgara richiede, per il segno non registrato, l’uso nel corso del commercio sul territorio della Bulgaria. Le disposizioni invocate dalla ricorrente relative all’uso dei marchi registrati, come l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, l’articolo 16, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2015/2436 e la norma bulgara di recepimento, non sono ritenute pertinenti al caso di un segno non registrato.

Valutazione della giurisprudenza bulgara prodotta dalla ricorrente

Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la giurisprudenza bulgara avrebbe equiparato l’uso per esportazione all’uso nel territorio nazionale anche per i segni non registrati. Le decisioni richiamate dalla ricorrente riguardavano invece la prova dell’uso effettivo dei marchi registrati, in particolare nell’ambito dell’articolo 19 della legge bulgara. Viene invece valorizzata la decisione del 16 settembre 2020 del Tribunale amministrativo di Sofia, che distingue tra marchi registrati e non registrati e nega che l’eccezione relativa all’apposizione del segno su prodotti destinati all’esportazione si applichi ai segni non registrati.

Esclusione del vizio di motivazione

Quanto al primo motivo, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva effettivamente preso in considerazione anche la decisione del 23 maggio 2014, sebbene vi fosse un errore materiale di riferimento a un’altra sentenza. Tale errore non impediva di comprendere la motivazione complessiva né ostacolava il controllo giurisdizionale, sicché non vi era violazione dell’obbligo di motivazione.

Conseguenze sul dispositivo

Poiché la ricorrente non ha dimostrato l’errore della commissione di ricorso sulla mancanza del quarto requisito, il Tribunale conferma che non occorreva esaminare gli altri requisiti dell’articolo 8, paragrafo 4, essendo tutti cumulativi. Il ricorso viene quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese del procedimento davanti al Tribunale e delle spese dell’interveniente in tale sede; EUIPO sopporta le proprie spese.