Tribunale, Sentenza T-437/21

Rischio di confusione tra GREENWICH POLO CLUB e BEVERLY HILLS POLO CLUB

La sentenza riguarda un ricorso ex art. 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di marchio UE. Il Tribunale esamina sia i limiti del sindacato della commissione di ricorso sia la correttezza della valutazione sul rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto GREENWICH POLO CLUB e il marchio denominativo anteriore BEVERLY HILLS POLO CLUB.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti delle classi 9, 14, 18, 24 e 25. Lifestyle Equities CV aveva proposto opposizione fondandola, tra l’altro, sul marchio UE denominativo BEVERLY HILLS POLO CLUB e su un precedente marchio figurativo contenente i medesimi elementi verbali, entrambi registrati per varie classi di prodotti. La divisione di opposizione aveva accolto in parte l’opposizione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento 2017/1001, ritenendo alcuni prodotti identici o simili e i segni simili sotto il profilo visivo, fonetico e soprattutto concettuale. La commissione di ricorso aveva confermato la sostanza della decisione e ritenuto che il rischio di confusione non potesse essere escluso.

Domande e censure della ricorrente

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che la commissione di ricorso avesse oltrepassato l’oggetto dell’impugnazione riesaminando aspetti non contestati, in violazione dell’art. 71 del regolamento 2017/1001 e dell’art. 27, par. 2, del regolamento delegato 2018/625. Contestava inoltre la conclusione sul rischio di confusione, in particolare:

• la qualificazione di alcuni prodotti come identici;
• la valutazione di somiglianza visiva dei segni, ritenuta solo lieve e non media;
• la somiglianza concettuale elevata;
• la conseguente applicazione del principio di interdipendenza.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
• l’art. 71 del medesimo regolamento, sui poteri della commissione di ricorso;
• l’art. 95, par. 1, del regolamento 2017/1001, che limita l’esame dell’EUIPO ai fatti, prove e argomenti presentati dalle parti nelle opposizioni fondate su motivi relativi;
• l’art. 27, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che delimita l’esame dell’appello e dell’eventuale cross-appeal;
• l’art. 72, par. 3, del regolamento 2017/1001, evocato dalla ricorrente per chiedere una riforma del dispositivo;
• l’art. 263 TFUE, base del ricorso di annullamento.

Sui limiti dell’esame della commissione di ricorso

Il Tribunale afferma che, nelle opposizioni per motivi relativi, la commissione di ricorso ha gli stessi poteri dell’unità che ha adottato la decisione impugnata e deve pronunciarsi sull’intera controversia come esistente al momento della decisione. Richiama la continuità funzionale tra i diversi organi dell’EUIPO e sottolinea che, per assicurare la corretta applicazione del regolamento 2017/1001, la commissione deve esaminare i profili di fatto e di diritto necessari, anche d’ufficio. Di conseguenza, la rivalutazione della somiglianza dei prodotti e dei segni non costituisce vizio procedurale, poiché tali elementi sono indispensabili per la verifica del rischio di confusione. Il primo motivo viene quindi respinto.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente distinto tra prodotti identici e prodotti simili. Per le classi 14, 18, 24 e 25, la commissione ha precisato o corretto il grado di somiglianza, senza contraddire in modo illegittimo la decisione di primo grado. Quanto alla classe 9, il Tribunale chiarisce che il riferimento a “tutti i prodotti” riguardava solo i prodotti effettivamente oggetto dell’opposizione accolta, non l’intera classe richiesta. Il Tribunale conclude che non vi è stata alcuna indebita estensione dell’oggetto della controversia e che l’accertamento di identità o somiglianza dei prodotti è rimasto valido.

Comparazione dei segni: distintività dell’elemento comune

Il Tribunale approva l’analisi secondo cui l’elemento comune “polo club” è distintivo in misura almeno normale, e in misura rafforzata per i prodotti che non hanno alcun nesso con il polo, mentre i riferimenti geografici “Greenwich” e “Beverly Hills” hanno un carattere limitatamente distintivo, in quanto indicano luoghi noti. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’elemento “polo club” può avere distinto valore in funzione dei prodotti considerati.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene infondata la censura della ricorrente, che non aveva fornito argomenti sufficienti per dimostrare che la somiglianza fosse solo lieve. Conferma quindi il giudizio di somiglianza media. Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che entrambi i segni evocano l’idea del polo e di un club di polo; l’elemento figurativo del segno richiesto rafforza tale richiamo, anziché attenuarlo. I nomi di luogo incidono solo marginalmente sulla percezione complessiva, perché il pubblico li intende come indicazioni di sedi differenti di club sportivi, non come elementi idonei a neutralizzare la comune idea di fondo. Le decisioni nazionali richiamate dalla ricorrente non sono vincolanti per il giudice dell’Unione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che:

• i prodotti sono in parte identici e in parte simili in misura da normale a elevata;
• il marchio anteriore ha una distintività intrinseca media;
• i segni presentano somiglianza visiva media, fonetica bassa e concettuale elevata. In tale contesto, l’identità di alcuni prodotti, unita alla forte somiglianza concettuale dei segni, basta a fondare il rischio di confusione per quei prodotti; per gli altri, la combinazione tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti impedisce comunque di escludere tale rischio. Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla coesistenza di altri marchi sul mercato, perché non era stata dimostrata una coesistenza effettiva priva di confusione e, soprattutto, i segni non erano identici.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. Greenwich Polo Club, Inc. è condannata alle spese.