Tribunale, Ordinanza T-565/17

Marchio dell’Unione europea: chiusura del procedimento di opposizione, rinvio all’esaminatore e irricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 1° giugno 2017, adottata in un lungo contenzioso tra la CheapFlights International Ltd, opponente, e la Momondo Group Ltd, richiedente il marchio. La vicenda coinvolge sia un procedimento di opposizione inter partes sia un autonomo riesame ex parte sugli impedimenti assoluti alla registrazione.

Fatti e iter amministrativo

La domanda di marchio UE figurativo era stata presentata nel 2003 e pubblicata nel 2004 per numerosi prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43 e 44. Nel 2005 la CheapFlights International aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio nazionale irlandese anteriore, deducendo il rischio di confusione. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo per parte dei servizi, respingendola per altri.

La controinteressata aveva impugnato la decisione e, nel 2009, la quarta commissione di ricorso aveva accolto il suo ricorso ritenendo insussistente il rischio di confusione. Il Tribunale, con sentenza del 5 maggio 2011 nella causa T-460/09, aveva poi annullato tale decisione. Successivamente, la commissione di ricorso allargata, con decisione provvisoria del 4 luglio 2012, aveva rinviato la domanda all’esaminatore per l’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

Decisioni dell’esaminatore e decisione impugnata

All’esito del procedimento ex parte, l’esaminatore aveva negato la registrazione per vari servizi e prodotti, inclusi quelli per i quali l’opposizione era stata accolta e parte di quelli per i quali era stata respinta. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso allargata ha preso atto di tale diniego e ha ritenuto che i procedimenti di opposizione e di ricorso fossero divenuti privi di oggetto per i servizi interessati. Ha inoltre indicato che, per altri prodotti e servizi, il marchio era ammesso alla registrazione.

Motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha proposto quattro motivi principali:

• violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, poi articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, per mancata esecuzione della precedente sentenza del Tribunale;
• violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, poi articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001, per mancata consultazione prima della chiusura del procedimento;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 per omesso esame delle conclusioni incidentali;
• contestazione di taluni passaggi della motivazione, ritenuti idonei a mettere in discussione la validità del marchio anteriore e il suo carattere distintivo.

Ragionamento del Tribunale: distinzione tra procedimento inter partes e procedimento ex parte

Il Tribunale ha chiarito che, quando l’EUIPO riapre d’ufficio l’esame degli impedimenti assoluti nel contesto di un’opposizione, si instaura un procedimento ex parte autonomo e parallelo rispetto al procedimento inter partes. L’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione deve svolgersi solo tra richiedente e EUIPO; la validità di un marchio già registrato può essere messa in discussione in un procedimento di nullità, non nel quadro ordinario dell’opposizione.

Su tale base, il rinvio della domanda all’esaminatore ha prodotto effetti autonomi: le decisioni dell’esaminatore non erano state impugnate e restavano quindi efficaci. Di conseguenza, anche un eventuale annullamento della decisione impugnata non avrebbe potuto restituire un vantaggio concreto alla ricorrente, perché non avrebbe inciso sul diniego di registrazione fondato sugli impedimenti assoluti.

Irricevibilità per difetto di interesse ad agire

Quanto alla censura contro la chiusura del procedimento di ricorso per i servizi delle classi 9, 16, 38, 39 e da 41 a 43, il Tribunale ha rilevato che l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe potuto procurare alcun beneficio alla ricorrente. Il ricorso è stato dunque dichiarato irricevibile, perché mancava l’interesse ad agire, requisito che deve sussistere e permanere fino alla decisione del giudice.

Il Tribunale ha inoltre osservato che non esiste una differenza pratica tra il diniego di registrazione basato sull’articolo 7 e quello fondato sull’articolo 8 del regolamento 2017/1001, sicché il solo fatto che la domanda fosse stata respinta per impedimenti assoluti anziché per rischio di confusione non conferiva utilità all’impugnazione.

Conclusioni incidentali ex articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 216/96 e non luogo a statuire

La ricorrente sosteneva di aver proposto conclusioni incidentali in risposta al ricorso della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, e lamentava che la commissione non le avesse esaminate. Il Tribunale ha ricordato che tali conclusioni, nei procedimenti inter partes, possono essere formulate dalla parte convenuta ma diventano prive di oggetto in caso di rinuncia della parte ricorrente davanti alla commissione di ricorso.

Poiché la Momondo Group aveva rinunciato al proprio ricorso amministrativo nel dicembre 2017, le conclusioni incidentali della CheapFlights International erano divenute prive di oggetto. Di conseguenza, anche se il Tribunale avesse accolto il motivo, la causa sarebbe tornata dinanzi alla commissione di ricorso che avrebbe comunque dovuto constatare la sopravvenuta carenza di oggetto. Per questo il Tribunale ha dichiarato non luogo a statuire su tale profilo.

Passaggi motivazionali sulla descrittività del termine "cheapflights"

La ricorrente contestava anche alcuni passaggi della motivazione della decisione impugnata, nei quali la commissione di ricorso aveva richiamato il carattere descrittivo della parola "cheapflights" e aveva fatto riferimento alla sentenza del Tribunale del 2011. Il Tribunale ha ribadito che soltanto il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici lesivi e, quindi, ad essere impugnato; le motivazioni sono sindacabili solo se costituiscono il fondamento necessario del dispositivo contestato.

Nel caso concreto, i passaggi criticati non sostenevano il punto del dispositivo impugnato dalla ricorrente, sicché non erano autonomamente lesivi. Il motivo è stato quindi dichiarato irricevibile.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha concluso dichiarando:

• non luogo a statuire sul ricorso nella parte relativa alla chiusura del procedimento di ricorso per i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 42 per i quali la divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione;
• irricevibile il ricorso per il resto;
• a carico della ricorrente, oltre alle proprie spese, metà delle spese sostenute dall’EUIPO.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, nel sistema del marchio UE, il rinvio della domanda all’esaminatore per gli impedimenti assoluti può dar luogo a un procedimento ex parte distinto dal giudizio inter partes sull’opposizione. Ribadisce inoltre che l’interesse ad agire è requisito essenziale e deve tradursi in un vantaggio concreto e attuale per il ricorrente. Infine, afferma che non sono autonomamente impugnabili le mere affermazioni motivazionali che non incidono sul dispositivo della decisione.