Tribunale, Sentenza T-141/22

Opposizione al marchio UE SFR SPORT 1: annullamento parziale per rischio di confusione

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima Commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio figurativo SFR SPORT 1. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e, in subordine, dell’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Fatti e procedimento amministrativo

SFR aveva depositato la domanda di registrazione del marchio UE figurativo per servizi delle classi 35, 38 e 41. Sport1 GmbH aveva proposto opposizione sulla base di:

• una registrazione internazionale anteriore figurativa sport1;
• un marchio nazionale tedesco figurativo sport1;
• la propria denominazione sociale Sport1 GmbH.

La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per rischio di confusione. La Commissione di ricorso ha invece accolto l’impugnazione di SFR e ha escluso il rischio di confusione, ritenendo anche infondata l’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 4.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per non avere la Commissione di ricorso valorizzato la forte distintività acquisita con l’uso del marchio anteriore, per avere attribuito rilievo all’elemento "sfr" del marchio richiesto e per non avere applicato correttamente il principio di interdipendenza;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, in relazione alla denominazione sociale Sport1 GmbH, sostenendo che il diritto tedesco le consentisse di vietare l’uso del marchio successivo.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui la registrazione va rifiutata se, per identità o somiglianza dei segni e dei servizi, sussiste un rischio di confusione, comprensivo del rischio di associazione. Ricorda inoltre che la valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra i fattori, secondo la giurisprudenza Canon, SABEL e Lloyd Schuhfabrik Meyer.

Per l’articolo 8, paragrafo 4, ribadisce che il segno non registrato o la denominazione commerciale devono essere usati nel commercio, avere una rilevanza non meramente locale, essere tutelati dal diritto nazionale anteriore alla domanda UE e conferire il diritto di vietare l’uso del marchio successivo.

Comparazione dei servizi

Il Tribunale non mette in discussione le valutazioni della Commissione di ricorso secondo cui:

• una larga parte dei servizi delle classi 35, 38 e 41 del marchio richiesto è identica a servizi coperti dal marchio anteriore nazionale;
• taluni servizi sono simili in varia misura;
• la tutela del marchio anteriore, essendo nazionale, rileva con riferimento alla Germania.

Comparazione dei segni

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che:

• l’elemento "sport1" fosse debolmente distintivo per molti servizi;
• l’elemento "sfr" avesse un grado di distintività medio;
• i segni fossero visivamente e foneticamente simili almeno in basso grado e concettualmente simili.

Il Tribunale rileva che la ricorrente, in realtà, non contestava l’esito della comparazione dei segni ma soprattutto l’analisi della loro forza distintiva. Tale critica viene ritenuta inefficace nella parte in cui mira a rimettere in discussione la sola comparazione, pur potendo incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione.

Distintività acquisita con l’uso del marchio anteriore

Il Tribunale accerta che la Commissione di ricorso aveva riconosciuto al marchio anteriore nazionale un’elevata distintività acquisita con l’uso soltanto per alcuni servizi, in particolare:

• telecomunicazioni e trasmissioni radio/televisive via reti senza filo e via cavo, in classe 38;
• intrattenimento, in classe 41.

Per gli altri prodotti e servizi, la distintività restava da bassa ad al massimo media. Il Tribunale sottolinea che tale elevata distintività non può essere estesa a servizi diversi da quelli specificamente individuati.

Ragionamento della Corte sul rischio di confusione

Il punto decisivo è il corretto bilanciamento dei fattori. Il Tribunale censura la Commissione di ricorso perché, dopo avere riconosciuto un’elevata distintività acquisita con l’uso per alcuni servizi, l’ha poi sostanzialmente ridotta a una distintività "normale" nella valutazione globale. Ciò è incompatibile con il principio secondo cui un marchio più distintivo gode di protezione più ampia.

Il Tribunale distingue quindi due ipotesi:

• servizi identici o simili con marchio anteriore ad alta distintività acquisita con l’uso: qui il rischio di confusione non può essere escluso, anche se i segni sono simili solo in basso grado, poiché il pubblico può ritenere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate;
• servizi solo debolmente simili con marchio anteriore a distintività soltanto bassa o media: qui la Commissione di ricorso non ha errato nell’escludere il rischio di confusione, perché non vi è un fattore sufficiente a compensare la limitata somiglianza dei segni.

Esito sul secondo motivo: articolo 8, paragrafo 4

Quanto alla denominazione sociale Sport1 GmbH, il Tribunale respinge il motivo perché la ricorrente non ha argomentato in modo sufficiente né ha dimostrato, con il necessario grado di precisione, che il diritto nazionale le attribuisse il potere di vietare l’uso del marchio successivo. Un rinvio generico agli atti depositati dinanzi a EUIPO non è sufficiente a integrare la motivazione del ricorso.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale:

• annulla parzialmente la decisione della Commissione di ricorso, limitatamente ai servizi indicati nei paragrafi 42-44 e 52-61 della decisione impugnata, per i quali il rischio di confusione non poteva essere escluso;
• respinge il ricorso per il resto;
• condanna EUIPO alle spese della ricorrente;
• pone le spese dell’interveniente a suo carico.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che la distintività acquisita con l’uso è un fattore essenziale nella valutazione globale del rischio di confusione e non può essere attenuata artificialmente nella fase decisoria. Se i servizi sono identici o molto vicini e il marchio anteriore è particolarmente distintivo per alcuni di essi, anche una somiglianza dei segni soltanto moderata può bastare a fondare il rischio di confusione.