Tribunale, Sentenza T-50/23

Revoca parziale del marchio UE BELFE per asserito non uso

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato, in larga parte, il rigetto della domanda di revoca del marchio denominativo UE BELFE per non uso. La controversia concerne soprattutto la prova dell’uso effettivo del segno per alcuni articoli di abbigliamento di classe 25 e l’applicazione della regola sull’uso mediante apposizione del marchio su merci destinate all’esportazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio UE BELFE, registrato nel 1998 e rinnovato, è intestato a E.Land Italy Srl, subentrata alla precedente titolare Belfe SA. W.B. Studio ha chiesto la revoca del marchio per tutte le merci rivendicate, deducendo la mancanza di uso effettivo per un periodo continuativo di cinque anni. La Cancellation Division ha accolto la domanda solo in parte, mantenendo in vita la registrazione per alcune merci di abbigliamento femminile di classe 25. La commissione di ricorso ha poi confermato tale esito, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dal titolare per dimostrare l’uso effettivo.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della prova dell’uso effettivo;
• violazione dell’articolo 19 del regolamento delegato 2018/625, per avere EUIPO ammesso documenti prodotti oltre il termine fissato.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, che prevede la decadenza del titolare se il marchio UE non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni. Rileva poi l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dello stesso regolamento, secondo cui costituisce uso nell’Unione anche l’apposizione del marchio su beni o sul loro imballaggio nell’Unione, quando ciò avvenga esclusivamente per l’esportazione. In materia di prova, la sentenza richiama l’articolo 19 e l’articolo 10 del regolamento delegato 2018/625, oltre all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente a EUIPO un margine di discrezionalità nella valutazione di prove tardive complementari.

Valutazione della prova dell’uso: criteri generali

Il Tribunale ribadisce i principi consolidati sulla nozione di uso effettivo: il marchio deve essere utilizzato in conformità alla sua funzione essenziale di garanzia dell’origine commerciale dei prodotti, non in modo meramente simbolico o interno, e l’uso deve essere pubblico ed esterno. La verifica va compiuta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, senza criteri astratti di soglia quantitativa e senza richiedere che ogni singolo documento dimostri da solo tempo, luogo, natura ed estensione dell’uso. È invece ammissibile una valutazione complessiva di documenti che, combinati tra loro, consentano di ricostruire in modo coerente la realtà commerciale dell’uso del segno.

Il tempo di uso

Quanto al periodo rilevante, il Tribunale conferma che la prova deve riguardare il quinquennio compreso tra il 1° marzo 2013 e il 28 febbraio 2018. Rileva che diverse fatture e il catalogo datato 2013 ricadono chiaramente nel periodo utile, mentre altri documenti privi di data o datati in modo meno diretto possono comunque rafforzare il quadro probatorio se si collegano ai documenti cronologicamente rilevanti. Il giudice di primo grado sottolinea che non è necessario dimostrare un uso continuativo per tutto il quinquennio: è sufficiente un uso effettivo intervenuto nel periodo.

Il luogo di uso e l’uso per esportazione

Sul luogo di uso, il Tribunale aderisce alla tesi di EUIPO e dell’interveniente secondo cui le prove mostrano l’apposizione del marchio in Italia su beni destinati all’esportazione in Cina. Le fatture del 2013 indicano che i prodotti erano fabbricati in Italia ed esportati, talvolta tramite la società italiana Pellbass, verso società cinesi del gruppo E-Land; le fotografie mostrano etichette e cartellini recanti il segno BELFE applicati ai capi. Da ciò il Tribunale deduce che è soddisfatta la condizione dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento 2017/1001. Non occorre provare che i prodotti siano stati rivenduti a consumatori finali nel Paese di destinazione. È inoltre esclusa l’ipotesi di un mero uso interno: gli elementi agli atti mostrano vendite reali a un soggetto italiano che poi esportava, e non semplici movimentazioni infragruppo prive di rilievo commerciale.

La natura dell’uso

Per quanto riguarda la natura dell’uso, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non ha fondato la propria valutazione sulla sola presenza del marchio nell’intestazione delle fatture, bensì sulla combinazione tra fatture, cataloghi, fotografie di capi con etichette e cartellini, e codici prodotto coincidenti. La corrispondenza tra i codici riportati sulle fatture e quelli visibili su foto e cataloghi consente di collegare i prodotti fatturati ai beni effettivamente commercializzati con il segno BELFE. La circostanza che alcune fatture indichino prodotti di altre marche non esclude l’uso del marchio contestato per i capi identificati dai codici corrispondenti. Le obiezioni del ricorrente su eventuali minime discrepanze descrittive tra fatture ed etichette non sono ritenute idonee a scalfire il valore probatorio complessivo degli elementi raccolti.

L’estensione dell’uso

Sul piano dell’estensione, il Tribunale ritiene che le fatture del 2013 attestino quantità non trascurabili di capi di abbigliamento femminile, con singole forniture che vanno da 86 a 1.925 pezzi. In un settore come quello dell’abbigliamento, tali dati quantitativi, letti insieme alla documentazione accessoria, sono considerati sufficienti a dimostrare un uso commerciale reale e non meramente simbolico. Il Tribunale ricorda che non esiste una soglia minima astratta e che anche un uso modesto può bastare se idoneo a creare o mantenere quote di mercato.

Prova tardiva e articolo 19 del regolamento delegato 2018/625

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma che EUIPO poteva prendere in considerazione la documentazione presentata il 13 luglio 2020 come prova supplementare. Tali elementi non introducevano un fatto del tutto nuovo, ma integravano e chiarivano la prova già depositata entro il termine, soprattutto per collegare i codici prodotto delle fatture con quelli visibili su etichette e fotografie e per rispondere all’eccezione di uso puramente interno. Il ricorso alla discrezionalità di EUIPO è ritenuto conforme alla disciplina procedurale e alla giurisprudenza sulle prove complementari tardive.

Dispositivo e spese

Essendo entrambi i motivi respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. Condanna W.B. Studio alle spese del giudizio, precisando che le spese relative al procedimento davanti alla Cancellation Division non sono recuperabili come spese processuali nel presente contenzioso.