Corte di giustizia, Sentenza C-714/18

Marchio UE: uso effettivo e rischio di confusione tra "tigha" e "TAIGA"

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da ACTC GmbH avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione. La controversia attiene alla domanda di registrazione del marchio denominativo "tigha" per prodotti della classe 25 e all’opposizione fondata sul marchio anteriore "TAIGA".

Fatti e iter procedurale

ACTC aveva depositato il 28 dicembre 2012 una domanda di marchio UE per il segno "tigha", per una lunga serie di prodotti di abbigliamento, calzature e cappelleria della classe 25. Taiga AB, titolare del marchio anteriore "TAIGA", aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva parzialmente annullato tale decisione, respingendo la domanda di registrazione per i prodotti della classe 25. Il Tribunale aveva poi respinto integralmente il ricorso di ACTC.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
• l’articolo 15, paragrafo 1, sul requisito dell’uso effettivo;
• l’articolo 42, paragrafo 2, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore nell’opposizione e sulla rilevanza dell’uso per "una parte dei prodotti o servizi";
• l’articolo 43, paragrafo 1, sulla limitazione dell’elenco dei prodotti o servizi. La Corte richiama inoltre gli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto, per delimitare il sindacato in impugnazione ai soli motivi di diritto.

Primo motivo: prova dell’uso effettivo e sottocategoria autonoma

ACTC sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere che i prodotti di abbigliamento oggetto delle prove d’uso prodotte da Taiga avessero tutti la stessa destinazione e non costituissero una sottocategoria autonoma. Sosteneva anche che il Tribunale avrebbe dovuto partire dai prodotti per i quali il marchio anteriore era stato registrato, non da quelli per i quali l’uso era provato.

La Corte respinge tali censure. Ricorda che, quando un marchio è registrato per una categoria ampia, l’uso effettivo per alcuni prodotti tutela solo la sottocategoria autonoma cui tali prodotti appartengono; quando invece la categoria è molto circoscritta, l’uso per una parte copre l’intera categoria. Il criterio decisivo per individuare la sottocategoria è la finalità/destinazione concreta dei prodotti.

La Corte osserva che il Tribunale ha correttamente verificato se gli articoli per i quali era stata fornita prova d’uso appartenessero a una sottocategoria autonoma rispetto alla classe 25 e ha legittimamente considerato che tali articoli avessero la medesima destinazione: coprire, nascondere, adornare e proteggere il corpo umano. Ha altresì escluso che le caratteristiche specifiche di protezione dalle intemperie o il diverso canale di vendita o pubblico di riferimento fossero criteri pertinenti per definire la sottocategoria.

Secondo motivo: somiglianza dei segni e rischio di confusione

Quanto alla somiglianza visiva e fonetica, la Corte dichiara inammissibili le censure con cui ACTC chiedeva in realtà una nuova valutazione dei fatti. Ribadisce che la valutazione della somiglianza visiva e fonetica è una valutazione di fatto, censurabile in impugnazione solo in caso di snaturamento.

In relazione alla somiglianza concettuale, la ricorrente sosteneva che il termine "taïga" avesse un significato immediato per gran parte del pubblico dell’Unione e che bastasse la comprensione del termine da parte di una parte del pubblico per escludere il rischio di confusione. La Corte respinge anche questa censura: il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel rilevare che la ricorrente non aveva dimostrato che il termine avesse un significato preciso e immediato per una parte sostanziale del pubblico di riferimento tale da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, se il rischio di confusione è accertato in una parte dell’Unione, l’opposizione deve essere accolta; e se esistono somiglianze visive o fonetiche per una parte sostanziale del pubblico non neutralizzate da differenze concettuali, occorre procedere a una valutazione globale del rischio di confusione.

Ammissibilità delle censure in impugnazione

La Corte qualifica come irricevibili le censure che miravano solo a ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova o che non individuavano specifici errori di diritto della sentenza impugnata. In particolare, è dichiarata irricevibile la parte del secondo motivo che si limitava a riproporre argomentazioni già svolte in primo grado.

Decisione e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di ACTC GmbH e la condanna alle spese, conformemente alla domanda di EUIPO e di Taiga AB.

Principi ricavati

La sentenza ribadisce che:

• la nozione di uso effettivo del marchio anteriore, ai fini dell’opposizione, si apprezza con riferimento a sottocategorie autonome di prodotti quando la registrazione è ampia;
• la finalità/destinazione concreta è il criterio essenziale per identificare la sottocategoria;
• i canali di vendita e il pubblico di riferimento non servono, di regola, a definire la sottocategoria, ma incidono sulla valutazione del pubblico rilevante;
• la valutazione della somiglianza visiva e fonetica è di fatto e non è normalmente riesaminabile in impugnazione;
• l’assenza di differenze concettuali idonee a neutralizzare le somiglianze può fondare il rischio di confusione.