Tribunale, Sentenza T-448/24

Marchio UE figurativo JSherWood wear it with pride: rischio di confusione e somiglianza tra prodotti

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il conflitto oppone il segno richiesto JSherWood wear it with pride a diversi marchi anteriori contenenti l’elemento SHER-WOOD / SHERWOOD, con applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

JSherwood sp. z o.o. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi nelle classi 9, 14, 18, 24, 25 e 35. INA International Ltd aveva proposto opposizione fondandola su tre marchi anteriori dell’Unione:

• un marchio denominativo SHER-WOOD;
• un marchio figurativo SHER-WOOD SL;
• un marchio figurativo SHERWOOD.

La divisione di opposizione aveva accolto in parte l’opposizione. La commissione di ricorso aveva poi accolto il gravame solo in parte, confermando il rifiuto per numerosi prodotti e servizi delle classi 9, 18, 24, 25 e 35, sulla base del rischio di confusione per il pubblico anglofono dell’Unione.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente contestava, in sostanza:

• la definizione del pubblico rilevante;
• la comparazione di alcuni prodotti e servizi;
• la valutazione della somiglianza visiva dei segni;
• la valutazione globale del rischio di confusione;
• la rilevanza della coesistenza sul mercato dei marchi anteriori.

In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’allegato contenente schermate di siti internet, perché prodotto per la prima volta dinanzi ad esso e non già nel procedimento amministrativo. Ha ricordato che il controllo del Tribunale è limitato alla legalità della decisione della commissione di ricorso alla luce del contesto di fatto e di diritto esistente in quella sede.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che richiede identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, nonché il rischio di confusione;
• l’articolo 33, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2017/1001, in tema di interpretazione delle classi di Nizza e divieto di fondare la somiglianza sul solo fatto di appartenere alla stessa classe;
• gli articoli processuali del regolamento di procedura e dello Statuto che disciplinano contenuto del ricorso, modificabilità delle domande e limiti del controllo giudiziale.

Il Tribunale ribadisce inoltre i criteri consolidati: valutazione globale, interdipendenza fra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, rilievo delle caratteristiche dei prodotti, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e della percezione complessiva del consumatore medio.

Pubblico rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, con un livello di attenzione da medio ad alto a seconda dei prodotti e servizi. Il Tribunale ha ritenuto corretta tale impostazione:

• attenzione media per abbigliamento, calzature, copricapi e alcuni servizi retail;
• attenzione elevata per i prodotti di protezione della Classe 9 e per i servizi wholesale rivolti a operatori professionali.

Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui i prodotti dell’opponente si rivolgerebbero solo a un mercato di nicchia legato all’hockey: solo alcuni prodotti anteriori avevano un riferimento esplicito all’hockey, e il pubblico rilevante doveva essere definito in funzione dei prodotti e servizi effettivamente coperti dai marchi, non di quelli concretamente commercializzati.

Confronto tra i prodotti e servizi

Classe 9

Il Tribunale ha distinto due situazioni:

• per i "high-visibility safety clothing" e i prodotti analoghi, ha riconosciuto una bassa somiglianza con taluni prodotti dei marchi anteriori, perché la funzione protettiva poteva collocarsi in un contesto in parte sovrapponibile;
• per i "trousers for protection against accidents, irradiation and fire", ha invece escluso la somiglianza con i prodotti anteriori di protezione per l’hockey o per attività sportive, rilevando che i contesti d’uso sono radicalmente diversi: sicurezza professionale/industriale da un lato, pratica sportiva dall’altro. Di conseguenza, non vi era sovrapposizione di pubblico né concorrenza tra i prodotti.

Su questo punto il Tribunale ha rilevato un errore della commissione di ricorso e ha escluso il rischio di confusione.

Classe 24

Per la "bath linen, except clothing", comprensiva di asciugamani, il Tribunale ha confermato una bassa somiglianza con l’abbigliamento atletico coperto dal marchio anteriore n. 3. Ha valorizzato la frequente utilizzazione congiunta in ambito sportivo, la coincidenza dei canali distributivi e la sovrapposizione del pubblico.

Classe 25

La decisione della commissione di ricorso è stata confermata solo in parte.

• Sono stati ritenuti corretti i rilievi di identità o somiglianza per varie voci che rientrano in categorie più ampie di abbigliamento già coperte dal marchio anteriore.
• È stata confermata una somiglianza media per capi come maternity dresses e maternity smocks, in quanto condividono natura, funzione e canali di distribuzione con il casual clothing.
• È stata confermata una somiglianza, anche elevata, per capi come veils, suits, women’s suits, men’s suits e women’s ceremonial dresses, in ragione della comune funzione di abbigliamento, della possibile complementarità e della prassi del settore moda di commercializzare linee diverse sotto lo stesso marchio.

Il Tribunale ha però escluso che vi fosse somiglianza, neppure bassa, per:

• garments for protecting clothing;
• paper hats [clothing];
• baby bibs [not of paper];
• plastic baby bibs.

Per questi prodotti, la commissione di ricorso aveva fatto leva su una funzione troppo generica di copertura del corpo o di protezione, trascurando le differenze di uso e di contesto. In particolare, i bavaglini e i cappelli di carta hanno una funzione igienica o temporanea, non assimilabile al comune abbigliamento atletico o casual.

Classe 35

Il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso per i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso collegati all’abbigliamento e agli accessori di abbigliamento. Tali servizi sono stati considerati complementari ai prodotti identici o simili coperti dal marchio anteriore, e la tesi della ricorrente secondo cui andrebbero considerate le modalità di commercializzazione effettiva è stata respinta: conta il paniere di prodotti protetti dal marchio, non il solo uso concreto sul mercato.

Confronto tra i segni

Il Tribunale ha condiviso l’analisi secondo cui l’elemento "sherwood / sher-wood" è distintivo per il pubblico anglofono, evocando il mondo di Robin Hood senza nesso descrittivo con i prodotti e servizi in causa. Nel marchio richiesto, l’elemento verbale SherWood è stato ritenuto dominante, mentre la frase wear it with pride ha valore di slogan debole e la linea grafica ha funzione meramente decorativa.

Ne deriva che i segni presentano una somiglianza visiva significativa, oltre a una somiglianza fonetica e concettuale già sostanzialmente incontestata. Il Tribunale ha quindi respinto la censura secondo cui la somiglianza visiva sarebbe stata solo minima.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ha ribadito il principio di interdipendenza: una minore somiglianza tra prodotti può essere compensata da una maggiore somiglianza tra segni, e viceversa. Ha inoltre ricordato che un’elevata attenzione del pubblico non esclude automaticamente il rischio di confusione.

Applicando tali principi, ha confermato il rischio di confusione per i prodotti e servizi per i quali la commissione di ricorso aveva correttamente riconosciuto una somiglianza sufficiente, soprattutto per la forte coincidenza nell’elemento distintivo e dominante sherwood/sher-wood. Al contrario, ha escluso il rischio per i prodotti rispetto ai quali era mancata la somiglianza materiale con i prodotti anteriori.

Coesistenza sul mercato e prove prodotte in giudizio

Il Tribunale ha respinto la tesi della coesistenza pacifica dei marchi sul mercato. Ha ricordato che, per incidere sulla valutazione del rischio di confusione, la coesistenza deve essere dimostrata nel procedimento amministrativo e, inoltre, riguardare marchi effettivamente identici o comunque rientranti nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza; nel caso concreto, i marchi invocati dalla ricorrente non coincidevano con quelli oggetto della causa.

Dispositivo e effetti pratici

La sentenza:

• annulla la decisione della commissione di ricorso solo per i prodotti della Classe 9 "trousers for protection against accidents, irradiation and fire" e della Classe 25 "garments for protecting clothing", "paper hats [clothing]", "baby bibs [not of paper]" e "plastic baby bibs";
• respinge l’opposizione per tali prodotti;
• conferma la decisione per il resto;
• pone le spese a carico di ciascuna parte per metà, disponendo che ciascuna sopporti le proprie spese.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è utile perché conferma che, in materia di marchi UE, non basta richiamare una generica funzione comune o la comune appartenenza alla stessa classe di Nizza. Occorre una comparazione concreta di natura, finalità, uso, canali commerciali e pubblico di riferimento. La sentenza mostra inoltre che, anche in presenza di segni fortemente simili, il rischio di confusione viene meno se manca la somiglianza dei prodotti o servizi, mentre la sola elevata attenzione del pubblico non è di per sé sufficiente a escluderlo.