Tribunale, Sentenza T-350/22

Marchio UE: mancata prova dell’uso genuino del marchio anteriore "Gladiator" e rigetto dell’opposizione contro "GAME OF GLADIATORS"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale di primo grado ha esaminato, in particolare, se il marchio anteriore "Gladiator" fosse stato oggetto di uso genuino nel periodo rilevante ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente del marchio contestato, Play’n GO Marks ltd., aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "GAME OF GLADIATORS" per prodotti nelle classi 9 e 28. Adp Merkur GmbH aveva presentato opposizione fondandola sul marchio UE anteriore "Gladiator", registrato per prodotti nelle medesime classi, invocando i motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001.

Su richiesta dell’interveniente, EUIPO aveva invitato l’opponente a dimostrare l’uso genuino del marchio anteriore nel quinquennio precedente la domanda. L’Opposition Division e poi la commissione di ricorso avevano ritenuto la prova insufficiente, osservando che il materiale prodotto non dimostrava un uso effettivo e autonomo del segno come marchio per i prodotti rivendicati.

Ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato irricevibili le indicazioni e i riferimenti a siti web di operatori del settore del gioco d’azzardo prodotti per la prima volta nel giudizio di annullamento. Il controllo di legittimità ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 va infatti compiuto alla luce del quadro fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso, senza che il sindacato possa estendersi a elementi nuovi o sopravvenuti. Il Tribunale ha richiamato anche l’articolo 188 del proprio regolamento di procedura, che vieta di mutare l’oggetto della controversia rispetto al procedimento amministrativo.

Normativa e criteri sull’uso genuino

Il Tribunale ricorda il contenuto dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001: se richiesto, il titolare del marchio anteriore deve provare che il marchio è stato posto in uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi su cui si fonda l’opposizione, pena il rigetto della stessa. Se il marchio è stato usato solo per una parte dei prodotti o servizi, esso è considerato registrato solo per tale parte ai fini dell’esame dell’opposizione.

La sentenza ribadisce i principi consolidati sull’uso genuino:

• l’uso deve servire alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi;
• non è sufficiente un uso meramente simbolico o interno, finalizzato solo a conservare il diritto;
• occorre un uso pubblico e esterno;
• la valutazione è globale e tiene conto di natura dei prodotti, caratteristiche del mercato, intensità, frequenza e durata dell’uso;
• non esiste una soglia quantitativa astratta, ma l’uso deve essere comprovato da elementi solidi e oggettivi.

Valutazione della natura dell’uso

Il Tribunale ha confermato l’analisi della commissione di ricorso secondo cui il segno "GLADIATORS" o "GLADIATORS PLUS" compariva in modo molto sporadico e spesso poco leggibile, inserito tra decine di altri titoli di giochi, in schermi di macchine da gioco, istruzioni, leaflet pubblicitari e altri documenti relativi a pacchetti di giochi come "Magie" o "Multi".

Secondo il Tribunale, il fatto che nel settore del gaming i giochi possano essere offerti come parte di un pacchetto non altera il criterio giuridico: il segno deve comunque essere percepito dal pubblico come indicazione di origine commerciale. Nel caso di specie, il marchio non risultava usato autonomamente, ma integrato in pacchetti comprendenti oltre cento giochi, con il risultato che il pubblico rilevante non avrebbe percepito "Gladiator" come marchio distinto e indipendente.

Il Tribunale ha altresì condiviso la conclusione secondo cui i documenti di omologazione dei dispositivi di gioco riguardavano soltanto le macchine da gioco in quanto tali, e non specifici pacchetti di giochi recanti il marchio anteriore; di conseguenza non erano idonei a dimostrare un uso del segno come marchio per i prodotti rivendicati.

Valutazione dell’intensità e dell’estensione dell’uso

Quanto all’estensione dell’uso, il Tribunale ha ritenuto corretto il rilievo di EUIPO secondo cui le fatture prodotte si riferivano soltanto al noleggio di pacchetti di giochi per un brevissimo segmento del periodo rilevante, per un importo complessivo di circa 2.500 euro, senza indicare un prodotto singolo denominato "Gladiator" né consentire di quantificare la quota di fatturato attribuibile al gioco specifico.

Il Tribunale ha sottolineato che, pur non essendo richiesto un uso commercialmente vasto, l’uso minimo deve essere comunque coerente con la funzione del marchio e idoneo a creare o mantenere quote di mercato. Qui, invece, i dati economici e documentali non consentivano di ricollegare con sufficiente certezza il volume economico al segno anteriore, né di considerare tale uso sufficientemente regolare o significativo nel contesto del mercato tedesco di riferimento.

Sono stati inoltre esclusi dal computo probatorio un prospetto interno di vendite e una dichiarazione giurata di un dipendente dell’opponente, perché documenti di parte non corroborati da riscontri oggettivi e privi di indicazioni decisive sul territorio interessato e sulla quota di fatturato riferibile al gioco "Gladiators".

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso non aveva commesso errori di valutazione nel ritenere non dimostrato l’uso genuino del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, il motivo unico di ricorso è stato respinto e l’azione integralmente rigettata, senza necessità di esaminare la comparazione tra i segni o tra i prodotti.

Spese

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originaria ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente Play’n GO Marks ltd.; EUIPO, non avendo chiesto spese in assenza di udienza, è stata condannata a sopportare le proprie spese.