Tribunale, Sentenza T-369/21

Nullità del marchio UE figurativo "uni"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO, resa in un procedimento di nullità avente ad oggetto il marchio figurativo UE "uni", registrato per strumenti di scrittura della classe 16. Il Tribunale ha esaminato la validità della registrazione alla luce dei motivi assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 40/94.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato richiesto nel 2008 da Mitsubishi Pencil Co. Ltd e registrato nel 2009. Nel 2018 Unimax Stationery aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, deducendo la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d). La Cancellation Division aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Quadro normativo applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risale al 19 maggio 2008, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 40/94, mentre il procedimento davanti al giudice dell'Unione è disciplinato dalle norme procedurali del regolamento n. 2017/1001. Le disposizioni sostanzialmente identiche del regolamento 2017/1001 sono state quindi lette come corrispondenti agli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94.

Primo motivo: difetto di carattere distintivo

Il Tribunale ha ricordato che un marchio è privo di carattere distintivo quando non consente al pubblico di identificare l'origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione deve essere effettuata in rapporto ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico di riferimento.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva identificato il pubblico rilevante nel consumatore medio, con attenzione normale, e aveva rilevato che il segno "uni" poteva essere inteso in più modi, tra cui:

• abbreviazione di "university";
• riferimento a "unicolour";
• prefisso con il significato di "uno" o "singolo".

Il Tribunale ha ritenuto corretto il ragionamento della commissione. Quanto a "university", il pubblico avrebbe dovuto compiere una serie di passaggi mentali per collegare il termine agli strumenti di scrittura: identificare l'uso del prodotto nello studio, collegarlo al contesto universitario e poi ricondurre "uni" a "university". Tale concatenazione non era sufficiente a creare un nesso diretto e immediato con i prodotti. Quanto a "unicolour", il Tribunale ha condiviso l'osservazione secondo cui il termine non è usato, nel contesto degli strumenti di scrittura, come indicazione descrittiva delle loro caratteristiche, né risultava probabile un uso futuro in quel senso. Di conseguenza, il segno conservava la capacità di indicare l'origine commerciale dei prodotti.

Secondo motivo: segni divenuti consueti

Sul motivo fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva presentato, dinanzi agli organi decisori di EUIPO, alcun argomento o prova specifici a sostegno di tale censura. In base al principio secondo cui EUIPO esamina la domanda di nullità solo nei limiti delle ragioni e degli argomenti dedotti dalle parti, la commissione di ricorso aveva correttamente respinto la domanda per difetto di allegazioni.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile, perché nuova, la tesi secondo cui la consuetudinarietà del segno deriverebbe dal suo collegamento con i prodotti.

Terzo motivo: rischio di confusione

La ricorrente invocava anche un presunto rischio di confusione. Il Tribunale ha però chiarito che, nel procedimento in esame, la commissione di ricorso non aveva effettuato alcuna valutazione di confusione globale, né avrebbe dovuto farlo, poiché il rischio di confusione è rilevante ai fini dei motivi relativi di rifiuto ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e non per i motivi assoluti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 40/94. Il motivo è stato quindi respinto come infondato.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Unimax Stationery alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell'interveniente.

Principi affermati

La decisione ribadisce che, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non basta un richiamo vagamente evocativo o astratto: occorre un collegamento diretto e immediato tra il segno e i prodotti tale da impedire al segno di svolgere la funzione essenziale di indicazione dell'origine. Conferma inoltre che, nei procedimenti di nullità fondati su motivi assoluti, il richiamo al rischio di confusione è fuori tema, e che il richiedente la nullità deve dedurre in modo puntuale, già in sede amministrativa, gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la propria domanda.