Tribunale, Sentenza T-49/20

ROBOX / OROBOX: rischio di confusione in opposizione dinanzi all’EUIPO

La pronuncia riguarda un ricorso diretto al Tribunale contro una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sulla domanda di registrazione del segno denominativo ROBOX e sulla sua asserita interferenza con il marchio anteriore OROBOX, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Rothenberger AG aveva chiesto la registrazione del marchio ROBOX per una serie di prodotti della classe 20, in particolare scatole e contenitori in plastica per utensili e macchine, oltre ad accessori e sistemi organizzativi per toolbox. Paper Point Snc aveva proposto opposizione fondandola sul marchio anteriore OROBOX, anch’esso della classe 20, registrato per una categoria ampia di beni di plastica.

Nel corso della procedura, Rothenberger aveva chiesto la prova dell’uso genuino del marchio anteriore. L’Opposition Division e poi la commissione di ricorso hanno ritenuto provato l’uso solo per una subcategoria più ristretta, cioè "plastic safety boxes and closures therefor", considerata una sottocategoria indipendente della più ampia categoria dei beni di plastica.

La commissione di ricorso ha poi ritenuto che i prodotti in conflitto fossero in parte identici e in parte simili, che i segni fossero visivamente e foneticamente simili almeno in misura media e che, nel complesso, sussistesse un rischio di confusione anche per un pubblico professionale con livello di attenzione elevato.

Regime temporale applicabile

Il Tribunale ha chiarito che, benché gli atti amministrativi richiamassero il regolamento (UE) 2017/1001, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, poiché la domanda di marchio e l’opposizione erano state presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento 2017/1001. La Corte ha ricordato che la data decisiva per la legge applicabile è quella del deposito della domanda di registrazione.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato un unico motivo di ricorso, articolato intorno alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In sostanza, la ricorrente contestava:

• la delimitazione della protezione del marchio anteriore a una sottocategoria autonoma di prodotti;
• la valutazione di identità o somiglianza dei prodotti;
• la valutazione della somiglianza dei segni, sostenendo che l’elemento comune "box" fosse descrittivo e quindi marginale o trascurabile;
• la conclusione finale sul rischio di confusione.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale ha richiamato il criterio consolidato per cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ha ribadito inoltre che i fattori rilevanti per la comparazione dei prodotti includono natura, destinazione, modalità di uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione.

In tema di uso genuino, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, se il marchio anteriore è registrato per una categoria ampia che comprende sottocategorie indipendenti, la prova dell’uso per una sola parte dei prodotti tutela soltanto la sottocategoria corrispondente, purché essa sia coerente, omogenea e non arbitraria.

Delimitazione dei prodotti coperti dal marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che l’uso genuino del marchio OROBOX era stato provato soltanto per "plastic safety boxes and closures therefor". Ha escluso che la ricorrente potesse restringere ulteriormente tale ambito a scatole destinate esclusivamente a gioielli, metalli preziosi o beni di lusso, perché la sottocategoria accertata non conteneva un tale vincolo funzionale.

Il giudice ha ritenuto che la sottocategoria fosse precisa, limitata e omogenea, con funzione di stoccaggio e trasporto. Pertanto, ai fini del confronto con il segno richiesto, i prodotti anteriori dovevano essere considerati come "plastic safety boxes and closures therefor" e non come l’insieme indistinto dei prodotti di plastica della registrazione originaria.

Comparazione dei prodotti

Sulla base di tale delimitazione, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui:

• le scatole, contenitori e involucri in plastica per utensili e macchine erano identici o molto prossimi ai prodotti coperti dal marchio anteriore, perché entrambi erano contenitori destinati allo stoccaggio e al trasporto di oggetti di valore, anche se di natura diversa;
• gli accessori per toolbox, come inserti, sistemi organizzativi e imballaggi che fungono anche da organizzatori, erano quantomeno simili ai prodotti anteriori, anche per la loro possibile complementarità.

Il Tribunale ha osservato che eventuali differenze nei canali distributivi non sono di per sé decisive, se i prodotti condividono natura e destinazione di base. Ha inoltre respinto come irrilevanti i riferimenti alla pratica decisionale interna dell’EUIPO, poiché la legittimità delle decisioni va valutata alla luce del diritto dell’Unione e non di precedenti amministrativi non vincolanti.

Comparazione dei segni: ruolo dell’elemento descrittivo "box"

Il punto centrale della controversia riguardava l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui la descrittività dell’elemento comune "box" non avrebbe avuto rilevanza nella comparazione visiva e fonetica, ma solo in quella concettuale.

Il Tribunale ha affermato che tale impostazione era errata. La descrittività o debole distintività di un elemento comune tra due segni deve essere presa in considerazione anche nella comparazione visiva e fonetica, perché incide sul peso relativo dell’elemento comune nell’impressione complessiva dei segni.

Tuttavia, il giudice ha chiarito che ciò non significa che l’elemento descrittivo possa essere ignorato: esso non è di per sé trascurabile e continua a concorrere all’impressione complessiva. Non era quindi corretto sostenere che solo i prefissi "oro" e "ro" dovessero essere considerati.

Somiglianza visiva

I segni ROBOX e OROBOX coincidono nella sequenza di cinque lettere "robox", che costituisce integralmente il segno richiesto e quasi integralmente il marchio anteriore. L’unica differenza è la lettera iniziale aggiuntiva "o" nel marchio anteriore.

Il Tribunale ha ritenuto che tale differenza iniziale non bastasse a neutralizzare la forte coincidenza della parte finale e della struttura generale dei segni. La somiglianza visiva è stata quindi confermata almeno in misura media.

Somiglianza fonetica

Anche sul piano fonetico i segni coincidono nella sequenza sonora "robox" e differiscono solo per la sillaba iniziale aggiuntiva "o" nel marchio anteriore. Pur esistendo differenze di ritmo e intonazione dovute al diverso numero di sillabe, il Tribunale ha ritenuto che esse non eliminassero la somiglianza almeno media tra i segni.

Il Tribunale ha inoltre precisato che un’apparente incoerenza materiale tra i paragrafi della decisione impugnata non incideva sulla legittimità dell’atto, perché la commissione di ricorso aveva comunque concluso per una somiglianza fonetica almeno media.

Somiglianza concettuale

Quanto al profilo concettuale, il Tribunale ha ritenuto che il termine comune "box" evochi per il pubblico professionale l’idea di "scatola" o "contenitore" e produca quindi una somiglianza concettuale elevata. Tuttavia, poiché tale elemento è descrittivo dei prodotti, il suo peso nel giudizio globale è limitato.

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il prefisso "oro" suggerirebbe l’idea di oro o di scatola d’oro in ragione di un asserito uso del marchio in relazione a gioielli o metalli preziosi: l’uso genuino accertato riguardava invece scatole di plastica di sicurezza e relativi sistemi di chiusura, senza riferimenti a tali beni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale ha considerato:

• l’identità o la forte somiglianza dei prodotti;
• la somiglianza visiva e fonetica almeno media dei segni;
• la somiglianza concettuale elevata, ma di importanza ridotta perché l’elemento comune è descrittivo;
• il carattere distintivo normale del marchio anteriore;
• l’elevato livello di attenzione del pubblico professionale, che però non esclude il ricorso all’imperfetta memoria dei segni.

Alla luce dell’interdipendenza fra i fattori, il Tribunale ha concluso che il pubblico pertinente avrebbe potuto ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione è stato pertanto confermato per tutti i prodotti contestati.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato Rothenberger AG alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce tre punti utili in pratica:

• l’uso genuino di un marchio anteriore per una parte dei prodotti ne limita la protezione alla sottocategoria autonoma effettivamente usata;
• la descrittività di un elemento comune di due marchi rileva anche nella comparazione visiva e fonetica, non solo in quella concettuale;
• anche per un pubblico professionale attento, una forte coincidenza tra i segni e l’identità/somiglianza dei prodotti può integrare rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.