Tribunale, Sentenza T-604/23

Revoca di un marchio UE figurativo "e.plus": uso effettivo e motivazione della decisione EUIPO

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da ePlus Inc. contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che, in un procedimento di revoca per non uso, aveva riconosciuto l’uso effettivo del marchio figurativo UE "e.plus" per taluni servizi di telecomunicazioni. Il Tribunale esamina sia la sufficienza della motivazione sia la corretta applicazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era registrato per prodotti e servizi delle classi 9 e 38; la revoca era stata chiesta da ePlus Inc. il 12 aprile 2021 per mancato uso effettivo. La divisione di annullamento aveva revocato il marchio solo in parte, mantenendolo per alcune voci della classe 9 e per due servizi della classe 38. Sia ePlus Inc. sia l’interveniente Telefónica Germany GmbH & Co. OHG avevano proposto appello dinanzi all’EUIPO, che ha poi riunito i gravami e ha riconosciuto un uso effettivo più ampio, includendo servizi di telefonia mobile, reti mobili, invio di messaggi, servizi ISP e reti ISP.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si fonda principalmente su:

• articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
• articolo 296 TFUE, in tema di obbligo di motivazione;
• articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, che impone alle decisioni EUIPO di indicare le ragioni su cui si fondano;
• articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla revoca del marchio per mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La censura di difetto di motivazione

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avesse spiegato in modo sufficientemente chiaro quali prove avesse valorizzato per affermare l’uso effettivo del marchio per i servizi contestati. Il Tribunale richiama il principio secondo cui la motivazione deve rendere intelligibile il ragionamento seguito dall’istituzione e consentire il controllo giurisdizionale, senza dover rispondere a ogni singolo argomento di parte.

Il Tribunale osserva che la decisione impugnata indicava le prove considerate e spiegava, in particolare nei paragrafi dedicati all’analisi delle categorie di servizi, perché l’insieme degli elementi in atti consentisse di ritenere provato l’uso del marchio. La motivazione è quindi stata ritenuta sufficiente, anche perché la contestazione della forza probatoria di singoli documenti attiene al merito e non al difetto di motivazione.

L’uso effettivo per i servizi di telefonia mobile e reti mobili

Sul secondo motivo, il Tribunale ricorda che l’uso effettivo esiste quando il marchio è impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei prodotti o servizi e in modo pubblico e verso l’esterno, non meramente simbolico. La valutazione deve essere globale, considerando natura del bene o servizio, mercato, volume, durata e frequenza dell’uso.

Quanto ai servizi di telefonia mobile, gestione di reti mobili e invio di messaggi, il Tribunale ritiene che la commissione abbia correttamente tratto una conclusione positiva dalla vendita di SIM card, starter kit e carte prepagate sotto il segno "e.plus". Tali elementi, letti insieme ad altri documenti, mostravano che il marchio era usato non solo per la commercializzazione delle SIM, ma come segno distintivo dei servizi telefonici sottostanti. Il Tribunale valorizza anche un rapporto dell’autorità regolatoria tedesca che attestava servizi resi a utenti E-Plus nel periodo rilevante.

L’uso effettivo per i servizi ISP e le reti ISP

La ricorrente sosteneva inoltre che l’uso per servizi ISP e reti ISP non fosse stato provato, o neppure dedotto. Il Tribunale respinge questa tesi. Da un lato, rileva che la categoria più ampia di "operating telecommunications networks" comprende, per sua natura, anche servizi di accesso internet e reti ISP, distinguendosi dai servizi di telefonia mobile solo per la finalità specifica di consentire l’accesso alla rete internet. Dall’altro, osserva che gli atti amministrativi contenevano già deduzioni e prove relative all’offerta di servizi internet con il marchio contestato.

Sono stati richiamati, in particolare, affidavits, volantini, poster e materiale commerciale connessi a offerte come Ortel Mobile e ALDI TALK, dai quali emergeva che il marchio era effettivamente utilizzato anche per consentire l’accesso a internet. Per questa ragione, la commissione di ricorso poteva legittimamente concludere per l’uso effettivo anche di tali servizi.

Valutazione complessiva delle prove

Il Tribunale sottolinea che la prova dell’uso effettivo può derivare dalla combinazione di più elementi che, singolarmente considerati, potrebbero non essere decisivi. Nel caso concreto, le dichiarazioni scritte erano corroborate da documentazione indipendente e da dati di mercato, incluso un’indicazione di quota di mercato pari al 38% per gli operatori di rete mobile in Germania nel 2017. Ne discende che l’uso non era occasionale né meramente difensivo, ma idoneo a mantenere o creare sbocchi commerciali per i servizi contraddistinti dal marchio.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di ePlus Inc. e conferma la decisione dell’EUIPO. Le spese sono poste a carico della ricorrente nei confronti dell’interveniente Telefónica Germany GmbH & Co. OHG; l’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si era svolta udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principio affermato

Ai fini della revoca per non uso ex articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, l’uso effettivo del marchio può essere dimostrato mediante una valutazione globale di prove convergenti, anche se ciascun elemento, isolatamente, non sarebbe sufficiente; la vendita di SIM card e di carte prepagate può integrare prova dell’uso del marchio anche per i servizi di telefonia e di rete connessi, quando dal complesso del materiale istruttorio risulti che il segno svolge la funzione di indicare l’origine commerciale dei servizi. Inoltre, una motivazione è sufficiente se consente di comprendere il ragionamento decisivo e il controllo giurisdizionale, senza necessità di confutare puntualmente ogni singolo argomento della parte ricorrente.