Tribunale, Sentenza T-286/21

Marchio UE RENŠKI HRAM e nullità per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2021 in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il caso verte sull’applicazione del motivo assoluto di nullità per mala fede del deposito, in relazione a un marchio denominativo registrato per aceto e a marchi anteriori gravati da pegno nell’ambito di una vicenda societaria e creditoria complessa.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato RENŠKI HRAM era stato depositato il 4 aprile 2016 e registrato il 20 luglio 2016 per la classe 30, "vinegar". In seguito il marchio era stato trasferito alla società ETA živilska industrija d.o.o., interveniente nel giudizio.

Il ricorrente, Edvin Pejovič, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio facendo valere marchi anteriori sloveni e internazionali designanti l’Unione, entrambi figurativi, sui quali vantava un pegno costituito nell’ambito dell’esecuzione forzata contro il debitore Beohemija d.o.o. Secondo il ricorrente, la registrazione del marchio contestato aveva lo scopo di ledere i suoi diritti di creditore e di incidere sul valore dei marchi dati in pegno.

La Cancellation Division aveva respinto la domanda di nullità e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, escludendo sia la legittimazione del ricorrente sulla base dell’articolo 60(1)(a) del regolamento 2017/1001, sia la mala fede ai sensi dell’articolo 59(1)(b) del medesimo regolamento.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva sostanzialmente due censure:

• violazione delle disposizioni sulla nullità per anteriorità e sulla legittimazione, lette in combinato con le norme pertinenti del regolamento sui marchi UE;
• violazione dell’articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009 e degli articoli 94 e 95 del regolamento 2017/1001, per avere la commissione di ricorso escluso la mala fede senza considerare tutte le circostanze rilevanti.

In via principale, il ricorrente chiedeva anche che il Tribunale alterasse la decisione e dichiarasse direttamente nullo il marchio.

Normativa applicabile

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 4 aprile 2016, la causa è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001.

Sono richiamati in particolare:

• articolo 52(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sulla nullità per mala fede;
• articoli 53(1)(a) e 56(1)(b) del regolamento n. 207/2009, richiamati dal ricorrente;
• articoli 8(1)(a) e (b), 41(1)(a), 52(1)(b), 53(1)(a) e 56(1)(b) del regolamento n. 207/2009, come equivalenti ratione temporis alle disposizioni del regolamento 2017/1001 richiamate nella decisione impugnata;
• articolo 72(3) del regolamento 2017/1001, sulla competenza del Tribunale ad annullare o alterare la decisione dell’EUIPO.

Ragionamento del Tribunale sulla mala fede

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui la nozione di mala fede non è definita dal legislatore UE e implica un comportamento contrario ai principi di correttezza commerciale e imprenditoriale. La valutazione deve essere globale e riferita a tutte le circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito, con onere della prova a carico del soggetto che chiede la nullità, mentre la buona fede è presunta.

Il Tribunale individua diversi elementi rilevanti:

• la conoscenza, da parte del richiedente, di segni anteriori identici o simili;
• l’intenzione di impedire il loro uso o di sfruttarne la reputazione;
• la logica commerciale della registrazione;
• la cronologia degli eventi;
• il contesto concreto della registrazione.

Nel caso di specie, il Tribunale contesta il ragionamento della commissione di ricorso su due piani principali.

Effetto della registrazione sul valore dei marchi anteriori dati in pegno

Il Tribunale osserva che i marchi anteriori facevano parte del patrimonio fallimentare/assoggettato a pegno di Beohemija, mentre il marchio contestato non ne faceva parte. Di conseguenza, in caso di vendita dei marchi anteriori per soddisfare il credito del ricorrente, l’esistenza del marchio RENŠKI HRAM avrebbe lasciato sul mercato un segno simile appartenente a un terzo, circostanza idonea a ridurre l’appetibilità e il valore dei marchi dati in pegno.

Secondo il Tribunale, un potenziale acquirente potrebbe infatti:

• essere dissuaso dall’acquisto dei marchi anteriori;
• offrire un prezzo inferiore;
• ritenere compromessa la funzione essenziale di indicazione di origine dei marchi acquistati.

Perciò la commissione di ricorso aveva applicato un presupposto errato nel ritenere non dimostrato che la registrazione del marchio contestato potesse incidere sul valore dei marchi anteriori.

Conseguenze sull’esecuzione del credito

Poiché la riduzione del valore dei marchi dati in pegno poteva ostacolare la loro vendita e quindi il soddisfacimento del credito del ricorrente, la registrazione del marchio contestato poteva avere un effetto negativo diretto sulla riscossione del credito garantito.

Intenzione del richiedente al momento del deposito

Il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia trascurato circostanze importanti, in particolare:

• la possibile conoscenza, da parte di Šampionka, del pegno gravante sui marchi anteriori;
• i rapporti contrattuali e societari tra Šampionka, Beohemija e il ricorrente.

Se Šampionka conosceva o avrebbe dovuto conoscere il pegno, la scelta di depositare comunque il marchio, pur prevedendo gli effetti negativi sul credito del ricorrente, era rilevante ai fini della mala fede.

Insufficienza del richiamo alla “normale logica commerciale”

Il Tribunale ammette che, in astratto, la registrazione possa rispondere a una normale strategia commerciale, soprattutto se il segno era già usato nel mercato con il consenso di Beohemija. Tuttavia, nel caso concreto, tale elemento non bastava a escludere la mala fede senza esaminare le circostanze eccezionali connesse al pegno e ai rapporti tra le parti.

Decisione sul ricorso e potere di alterazione

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso e annulla la decisione della commissione di ricorso. Non esamina il primo motivo, ritenendolo superfluo.

Quanto alla domanda di alterazione, il Tribunale la respinge. Pur avendo competenza, in astratto, a sostituire la decisione dell’EUIPO, tale potere può essere esercitato solo quando gli elementi di fatto e di diritto consentano di determinare quale decisione la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. Nel caso di specie, poiché la commissione non aveva esaminato tutte le circostanze rilevanti, il Tribunale non disponeva di una base sufficiente per dichiarare direttamente la nullità del marchio.

Spese

Il Tribunale condanna l’EUIPO, sostanzialmente soccombente, a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle del ricorrente per il procedimento dinanzi al Tribunale e per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’interveniente è condannato a sopportare le proprie spese. Le spese del procedimento davanti alla Cancellation Division non sono invece recuperabili come tali.

Principio affermato

La mala fede nel deposito di un marchio UE va valutata con un’analisi globale di tutte le circostanze rilevanti esistenti al momento del deposito. Quando la registrazione di un segno simile a marchi anteriori gravati da pegno può ridurne il valore e ostacolare il recupero del credito garantito, la commissione di ricorso deve esaminare specificamente tale contesto e i rapporti tra i soggetti coinvolti; se omette tale esame, la decisione è viziata e va annullata.