Direttiva 2015/2436

Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

La direttiva rifonde la precedente direttiva 2008/95/CE e mira ad accrescere la coerenza tra i sistemi nazionali di marchio e il marchio dell'Unione europea, con l'obiettivo di favorire il buon funzionamento del mercato interno, la certezza del diritto e la competitività delle imprese. Il legislatore unionale sottolinea la necessità di modernizzare il sistema, rendendolo più uniforme, accessibile e adeguato all'ambiente digitale.

Finalità e ratio dell'armonizzazione

La direttiva intende estendere il ravvicinamento non solo ai profili sostanziali del marchio, ma anche ad alcune regole procedurali, lasciando agli Stati membri margini di scelta per i dettagli di attuazione. La coesistenza tra marchio nazionale e marchio UE viene considerata essenziale: il sistema nazionale non è sostituito, ma reso complementare e maggiormente allineato a quello unionale.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi oggetto di domanda o registrazione come marchi individuali, marchi di garanzia o certificazione, oppure marchi collettivi, sia presso gli uffici nazionali sia presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale, nonché ai marchi oggetto di registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro. L'articolo 2 definisce in modo essenziale i concetti di "ufficio" e "registro".

Segni registrabili e requisiti di rappresentazione

L'articolo 3 amplia il novero dei segni potenzialmente registrabili: parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, colori, forma del prodotto o del suo confezionamento e suoni possono costituire marchio, purché siano idonei a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa e siano rappresentati nel registro in modo tale da consentire a autorità e pubblico di determinare con precisione e esattezza l'oggetto della protezione. Il considerando 13 insiste sulla necessità di una rappresentazione chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva, anche mediante tecnologia generalmente disponibile.

Impedimenti assoluti e motivi di nullità

L'articolo 4 elenca in modo ampio gli impedimenti assoluti e i corrispondenti motivi di nullità: mancanza di capacità distintiva, segni descrittivi o divenuti d'uso comune, forme imposte dalla natura del prodotto, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che conferiscono un valore sostanziale al prodotto, segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume, segni ingannevoli, segni protetti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, e segni esclusi da normative dell'Unione o nazionali in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per vini, specialità tradizionali garantite e varietà vegetali.

• La domanda presentata in mala fede costituisce motivo di nullità.
• Gli Stati membri possono prevedere ulteriori motivi facoltativi, tra cui la contrarietà ad altre norme giuridiche, la presenza di simboli di alto valore simbolico o di simboli/emblemi di interesse pubblico.
• Il carattere distintivo acquisito tramite uso può sanare, in determinate condizioni, i motivi di nullità o esclusione relativi alle lettere b), c) e d).

Impedimenti relativi, marchi anteriori e diritti anteriori

L'articolo 5 disciplina i conflitti con marchi anteriori, marchi notori e altri diritti anteriori. In sintesi, non possono essere registrati, o possono essere dichiarati nulli, i marchi identici a marchi anteriori per prodotti identici, o i marchi identici/simili che generino rischio di confusione; per i marchi notori è prevista una tutela estesa anche in assenza di identità o somiglianza dei prodotti, quando l'uso del marchio posteriore tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al marchio anteriore.

• Sono considerati marchi anteriori i marchi UE, i marchi nazionali e Benelux, le registrazioni internazionali efficaci nello Stato membro, le domande successivamente registrate e i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
• È incluso il caso dell'agente o rappresentante che deposita a proprio nome senza autorizzazione.
• Sono tutelate anche le denominazioni di origine e indicazioni geografiche quando la relativa domanda sia anteriore alla domanda di marchio.
• Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori diritti anteriori, come diritto al nome, all'immagine, d'autore o di proprietà industriale.

Preclusione, tolleranza e limiti temporali

L'articolo 9 prevede che il titolare di un marchio anteriore che, conoscendo l'uso del marchio posteriore registrato, lo abbia tollerato per cinque anni consecutivi non possa più chiederne la nullità, salvo mala fede del richiedente. La regola si applica anche, se gli Stati membri lo prevedono, ad altri diritti anteriori. In questi casi il titolare del marchio posteriore non può, a sua volta, opporsi al diritto anteriore nei limiti in cui esso non sia più azionabile contro il marchio posteriore.

Diritti conferiti e atti di contraffazione

L'articolo 10 attribuisce al titolare del marchio registrato diritti esclusivi contro l'uso nel commercio di segni identici o simili, secondo un modello tripartito:

• segno identico per prodotti/servizi identici;
• segno identico o simile per prodotti/servizi identici o simili con rischio di confusione o associazione;
• segno identico o simile, anche per prodotti non simili, se il marchio gode di notorietà e l'uso senza giusto motivo trae indebito vantaggio o reca pregiudizio.

L'elenco degli atti vietabili comprende, in particolare, l'apposizione del segno su prodotti o imballaggi, l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio, l'importazione, l'esportazione, l'uso come nome commerciale o denominazione sociale, l'uso in corrispondenza e pubblicità, e nella pubblicità comparativa contraria alla direttiva 2006/114/CE.

• Il paragrafo 4 rafforza la tutela doganale contro l'introduzione commerciale nello Stato membro di prodotti provenienti da Paesi terzi, non immessi in libera pratica, recanti un marchio identico o indistinguibile da quello registrato.
• Il diritto del titolare si estingue se, nel procedimento doganale o nel successivo giudizio di merito, il detentore dimostra che il titolare non potrebbe vietare l'immissione in commercio nel paese di destinazione finale.
• Il considerando 25 segnala un'attenzione specifica ai farmaci generici e alle denominazioni comuni internazionali.

Limitazioni, esaurimento e uso lecito

L'articolo 14 limita i diritti del titolare quando il terzo usa il proprio nome o indirizzo, segni descrittivi o indicazioni non distintive, oppure il marchio per identificare o riferirsi a prodotti o servizi del titolare, specialmente per accessori o pezzi di ricambio. In ogni caso, l'uso deve essere conforme alle consuetudini di lealtà industriale e commerciale.

L'articolo 15 consacra l'esaurimento dei diritti nell'Unione per i prodotti immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso; l'opposizione all'ulteriore commercializzazione resta possibile solo in presenza di motivi legittimi, ad esempio se lo stato dei prodotti è modificato o alterato.

Uso effettivo, decadenza e difese processuali

L'articolo 16 è centrale: il marchio deve essere oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla conclusione della registrazione, oppure il suo uso non deve restare sospeso per un periodo continuativo di cinque anni, salvo giusto motivo. La direttiva chiarisce che costituiscono uso anche:

• l'uso in forma leggermente diversa che non alteri il carattere distintivo;
• l'apposizione del marchio su prodotti o imballaggi nello Stato membro ai soli fini dell'esportazione;
• l'uso da parte di terzi con il consenso del titolare.

L'articolo 17 consente al convenuto in contraffazione di opporre il mancato uso, imponendo al titolare, su richiesta, di provare l'uso effettivo nel quinquennio rilevante o i motivi legittimi del non uso. L'articolo 19 prevede la decadenza per mancato uso effettivo; l'articolo 20 la decadenza se il marchio diventa generico o ingannevole per effetto dell'uso o dell'inattività del titolare; l'articolo 21 limita la decadenza alla sola parte di prodotti o servizi interessata.

L'articolo 18 disciplina inoltre la protezione del marchio registrato posteriormente nei giudizi per contraffazione: il titolare del marchio anteriore non può vietare l'uso del marchio posteriore quando quest'ultimo non sarebbe nullo ai sensi delle regole sulla preclusione, e il titolare del marchio posteriore non può, specularmente, vietare l'uso del marchio anteriore in tali circostanze.

Marchio come oggetto di proprietà

Gli articoli 22-26 allineano, in larga misura, la disciplina dei marchi nazionali a quella già prevista per il marchio UE come bene giuridico. Il marchio può essere trasferito, anche separatamente dall'impresa, per tutto o parte dei prodotti o servizi; il trasferimento dell'impresa implica di regola anche quello del marchio, salvo patto contrario o circostanze diverse. Sono previsti diritti reali, pegno ed esecuzione forzata, con obbligo per gli Stati membri di predisporre procedure di iscrizione nel registro.

Quanto alle licenze, il marchio può essere concesso in licenza, esclusiva o non esclusiva, per tutto o parte del territorio e dei prodotti/servizi. Il titolare può agire contro il licenziatario che violi le condizioni contrattuali; il licenziatario può agire solo con il consenso del titolare, salvo il caso del licenziatario esclusivo che abbia messo in mora il titolare senza che questi abbia agito tempestivamente. È previsto anche il suo intervento per il risarcimento del danno.

Marchi di garanzia o certificazione e marchi collettivi

La direttiva distingue tra marchi di garanzia o certificazione e marchi collettivi. I primi sono facoltativi per gli Stati membri e possono essere richiesti da persone fisiche o giuridiche, incluse autorità pubbliche, purché non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi certificati; possono anche essere legati alla capacità del richiedente di certificare. I secondi devono essere previsti dagli Stati membri e possono essere depositati da associazioni o persone giuridiche di diritto pubblico che abbiano capacità giuridica.

Per entrambi i tipi di marchio è possibile, in deroga alla regola generale, includere indicazioni che designano la provenienza geografica; tuttavia il titolare non può impedire a terzi l'uso leale di tali indicazioni da parte di soggetti abilitati. Per i marchi collettivi è obbligatorio un regolamento d'uso, che indica soggetti autorizzati, condizioni di appartenenza, modalità d'uso e sanzioni. La direttiva disciplina inoltre il rigetto della domanda, le modifiche del regolamento, l'uso effettivo, la legittimazione all'azione e le ulteriori cause di decadenza o nullità specifiche per questi marchi.

Procedure di domanda, classificazione, opposizione e nullità

L'articolo 37 richiede, per la domanda, almeno: richiesta di registrazione, dati identificativi del richiedente, elenco dei prodotti o servizi e rappresentazione del marchio conforme ai requisiti sostanziali. L'articolo 38 disciplina la data di deposito, collegandola alla presentazione della documentazione minima, con facoltà per gli Stati membri di subordinare la convalida al pagamento della tassa.

L'articolo 39 impone l'uso della classificazione di Nizza e soprattutto il requisito di chiarezza e precisione dei prodotti/servizi; termini generali sono ammessi solo se rispettano tale requisito e si interpretano secondo il loro significato letterale. L'articolo 42 consente una tassa aggiuntiva per ciascuna classe oltre la prima.

Gli Stati membri possono prevedere osservazioni di terzi prima della registrazione (articolo 40). L'articolo 41 consente la divisione della domanda o registrazione in più domande o registrazioni separate.

Opposizione, decadenza e nullità in via amministrativa

L'articolo 43 impone una procedura amministrativa efficiente e rapida di opposizione per i motivi di cui all'articolo 5, con legittimazione del titolare del marchio anteriore e dei soggetti autorizzati per denominazioni di origine/indicazioni geografiche. Deve essere inoltre garantito un termine minimo di due mesi, su richiesta congiunta, per una possibile composizione amichevole.

L'articolo 44 rende il mancato uso una difesa anche in opposizione: se il marchio anteriore è fuori dal periodo di tolleranza quinquennale, il titolare deve provare l'uso effettivo o il giustificato motivo del non uso.

L'articolo 45 obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per decadenza e nullità dinanzi agli uffici, pur salvi i diritti di ricorso giurisdizionale. La nullità deve essere possibile almeno per violazione dei requisiti dell'articolo 4 o per presenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1-3. Per questa specifica disposizione il recepimento è differito al 14 gennaio 2023.

L'articolo 46 disciplina l'eccezione di mancato uso nei procedimenti di nullità basati su un marchio anteriore: il titolare del marchio anteriore deve provare l'uso effettivo nel periodo rilevante o il motivo legittimo del non uso; in mancanza, la domanda è respinta. Gli articoli 45-47 precisano anche gli effetti temporali della decadenza e della nullità.

Durata, rinnovo e comunicazioni con l'ufficio

L'articolo 48 fissa la durata della registrazione in dieci anni dalla data di deposito, rinnovabile per ulteriori periodi decennali. L'articolo 49 detta termini e condizioni del rinnovo: preavviso di almeno sei mesi da parte dell'ufficio, domanda e pagamento nei sei mesi precedenti la scadenza, con ulteriore periodo di grazia di sei mesi dietro pagamento di tassa aggiuntiva. Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla scadenza ed è iscritto nel registro.

L'articolo 50 consente agli Stati membri di esigere che il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali sia situato nello Spazio economico europeo.

Cooperazione amministrativa e protezione dei dati

Gli articoli 51 e 52 promuovono la cooperazione tra uffici nazionali, Ufficio Benelux e EUIPO per armonizzare prassi, strumenti, banche dati e portali di consultazione e ricerca, nonché per ogni altra attività rilevante per la protezione dei marchi nell'Unione. L'articolo 53 rinvia alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE per il trattamento dei dati personali.

Recepimento, applicazione e abrogazione

L'articolo 54 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento:

• entro il 14 gennaio 2019 per gli articoli 3-6, 8-14, 16-18, 22-39, 41 e 43-50;
• entro il 14 gennaio 2023 per l'articolo 45.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate e il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva 2008/95/CE è abrogata dal 15 gennaio 2019. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma diversi articoli si applicano dal 15 gennaio 2019, tra cui l'articolo 1, 7, 15, 19, 20, 21 e gli articoli 54-57.

Profili di coordinamento con il diritto internazionale e dell'Unione

La direttiva si coordina con la convenzione di Parigi, l'accordo TRIPS, il regolamento (UE) n. 608/2013, la direttiva 2006/114/CE e il regolamento (CE) n. 207/2009. Il considerando finale richiama inoltre il principio di sussidiarietà e proporzionalità e chiarisce che la disciplina nazionale in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile e tutela dei consumatori resta applicabile nei limiti del diritto interno.