Corte di giustizia, Sentenza C-397/16

Interpretazione della clausola di riparazione nei disegni e modelli comunitari

La sentenza, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale dalla Corte d’appello di Milano e dal Bundesgerichtshof, riguarda la portata dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari. La controversia nasce da azioni di contraffazione promosse da Audi e Porsche contro Acacia per la produzione e commercializzazione di cerchioni replica per autovettura.

Contesto fattuale e procedimenti principali

Nella causa C‑397/16, Audi era titolare di modelli comunitari relativi a cerchioni in lega per autovetture. Acacia commercializzava cerchioni con il marchio WSP Italy, alcuni dei quali, secondo il giudice nazionale, erano identici ai cerchioni Audi; sui prodotti era riportata la dicitura "NOT OEM" e la documentazione commerciale indicava che erano venduti come pezzi di ricambio per la riparazione.

Nella causa C‑435/16, Porsche, anch’essa titolare di modelli comunitari di cerchioni, contestava ad Acacia la commercializzazione in Germania di cerchioni replicanti i propri modelli, accessibili tramite sito internet in lingua tedesca e destinati ai consumatori finali.

Questioni pregiudiziali

I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza:

• se la clausola di riparazione fosse applicabile solo ai componenti la cui forma è vincolata dall’aspetto del prodotto complesso;
• se essa richiedesse che il ricambio fosse identico, anche per colore e dimensioni, al pezzo originario;
• quali misure dovessero essere adottate dal fabbricante o venditore per assicurare che il prodotto fosse impiegato esclusivamente per riparazione e non per personalizzazione o miglioramento.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

• l’articolo 26, paragrafo 2, dell’Accordo TRIPS, che ammette eccezioni limitate alla protezione dei disegni industriali;
• la direttiva 98/71/CE, in particolare il considerando 19 e l’articolo 14 sulle disposizioni transitorie relative alla riparazione di prodotti complessi;
• il regolamento n. 6/2002, in particolare gli articoli 3, 4, 19 e 110, oltre ai considerando 1, 9 e 13.

Ragionamento della Corte sulla portata soggettiva e oggettiva della clausola

La Corte parte dal dato letterale dell’articolo 110, paragrafo 1, osservando che esso non contiene il requisito, presente invece nel considerando 13, secondo cui il disegno o modello del componente dovrebbe dipendere dall’aspetto del prodotto complesso. La genesi storica della disposizione conferma che tale limitazione fu deliberatamente espunta nel corso del procedimento legislativo per avvicinare il regolamento alla direttiva 98/71.

La Corte valorizza inoltre il contesto sistematico: il regolamento 6/2002 e la direttiva 98/71 sono concepiti in modo coerente, e l’articolo 14 della direttiva non introduce la restrizione legata alla dipendenza del design dall’aspetto del prodotto complesso. Ne consegue che la clausola di riparazione non è riservata alle sole componenti a forma vincolata.

Condizioni di applicazione: ricambi identici e uso per riparazione

La Corte precisa poi che la clausola opera solo se il componente è impiegato per consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Da ciò deriva che il ricambio deve essere visivamente identico al componente originario al momento dell’immissione sul mercato. Sono quindi esclusi i pezzi utilizzati per mera personalizzazione, abbellimento o sostituzione non necessaria alla riparazione; non rientrano nella clausola i ricambi che differiscano, ad esempio, per colore o dimensioni rispetto all’originale.

Nel caso dei cerchioni per autovettura, la Corte considera che essi costituiscono componenti di un prodotto complesso, cioè dell’automobile, e possono quindi rientrare nella clausola, purché soddisfino le condizioni sopra indicate.

Obblighi di fabbricante e venditore

Quanto alle misure richieste per beneficiare della clausola, la Corte esclude che il fabbricante o venditore debbano garantire in termini assoluti l’uso conforme da parte degli acquirenti. Tuttavia, impone un obbligo di diligenza.

In concreto, i soggetti che si avvalgono della clausola devono:

• informare chiaramente l’utilizzatore a valle, sul prodotto, sull’imballaggio, nei cataloghi o nei documenti di vendita, che il componente incorpora un disegno o modello altrui e che è destinato esclusivamente alla riparazione per ripristinare l’aspetto originario;
• adottare misure appropriate, anche contrattuali, per prevenire usi incompatibili con l’articolo 110, paragrafo 1;
• astenersi dalla vendita quando sappiano, o abbiano ragionevoli motivi di sapere, che il pezzo non verrà usato conformemente alla clausola.

Dispositivo

La Corte conclude che:

• la clausola di riparazione non richiede che il design del componente dipenda dall’aspetto del prodotto complesso;
• essa si applica solo se il ricambio ha un aspetto visivamente identico a quello del componente originario;
• il fabbricante o venditore devono rispettare un obbligo di diligenza per assicurare l’uso del componente esclusivamente ai fini di riparazione.

Impatto pratico per gli operatori

La pronuncia è rilevante per il mercato aftermarket automobilistico: apre alla commercializzazione di ricambi estetici replica, ma solo entro limiti stringenti. Per gli operatori economici, la decisione impone una strutturazione accurata della filiera commerciale e della documentazione di vendita, al fine di ridurre il rischio di responsabilità per contraffazione dei disegni e modelli comunitari.