Tribunale, Sentenza T-563/24

Decadenza di un marchio UE figurativo per mancato uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto una domanda di decadenza per mancato uso del marchio UE figurativo "Làv", limitatamente ai prodotti della classe 21. Il Tribunale esamina se la valutazione della prova dell’uso effettivo abbia rispettato il regolamento (UE) 2017/1001 e il principio di buona amministrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Gürok Turizm ve Madencilik AŞ, è titolare del marchio UE n. 011224821, registrato nel 2013 per prodotti e servizi in più classi, tra cui la classe 21. Olav GmbH ha chiesto la decadenza per tutti i prodotti e servizi registrati, sostenendo il mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni. La divisione di annullamento ha accolto la domanda solo in parte, mantenendo il marchio per alcuni prodotti della classe 21. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso ha annullato quella decisione e dichiarato la decadenza anche per tali prodotti, ritenendo insufficiente la prova dell’ampiezza dell’uso.

Questione giuridica

La controversia ruota intorno alla correttezza della valutazione probatoria compiuta dall’EUIPO. In particolare, si discute se la commissione di ricorso abbia:

• attribuito un valore probatorio insufficiente a fatture, documenti commerciali, cataloghi, screenshot e fotografie;
• richiesto un collegamento troppo rigoroso tra codici di prodotto, cataloghi e fatture;
• preteso, in sostanza, la prova di vendite a consumatori finali come condizione per riconoscere l’uso effettivo.

Normativa applicata

Il Tribunale richiama l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, nonché gli articoli 66-71 del medesimo regolamento sul ricorso dinanzi all’EUIPO. Per la disciplina della prova dell’uso effettivo richiama l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, applicabile mutatis mutandis ai procedimenti di decadenza in forza dell’articolo 19, paragrafo 1. Sono inoltre richiamati l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e le norme processuali del Tribunale sull’introduzione del giudizio e sulle conclusioni.

Valutazione della ricevibilità delle conclusioni

Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda, formulata per la prima volta in udienza, con cui la ricorrente chiedeva in subordine la riforma della decisione impugnata, poiché non si fondava su elementi nuovi di diritto o di fatto. È invece ritenuto ricevibile l’atteggiamento processuale dell’EUIPO, che aderisce alle conclusioni di annullamento della ricorrente, in quanto ciò non eccede l’oggetto della controversia.

Ragionamento del Tribunale sulla prova dell’uso effettivo

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo non può essere dimostrato da semplici probabilità o presunzioni, ma deve risultare da elementi concreti e oggettivi valutati complessivamente. Tuttavia, non è necessario che ogni prova dimostri singolarmente luogo, tempo, natura ed estensione dell’uso: l’insieme dei documenti può bastare.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva già ammesso che i documenti prodotti erano, in larga parte, chiari e comprendevano codici di prodotto e riferimenti al marchio. Per questo motivo, è contraddittorio che la stessa commissione abbia poi attribuito a tali documenti un valore probatorio "estremamente mediocre" e li abbia ritenuti incapaci di costituire prove solide e oggettive.

Errori relativi ai cataloghi e ai documenti commerciali

Quanto ai cataloghi del 2014 e del 2023, il Tribunale osserva che essi mostravano l’uso del marchio in un arco temporale ampio e che ciò costituiva un indizio rilevante della continuità dell’uso. La commissione di ricorso ha errato nel non considerarli insieme alle fatture e agli altri elementi di prova, limitandosi a ritenere insufficiente la prova della distribuzione nel territorio rilevante.

Per le fatture e i documenti commerciali, il Tribunale afferma che sarebbe irragionevole negare il nesso probatorio solo perché non è stato esplicitato, per ciascuna delle 2919 righe, il collegamento con il prodotto corrispondente nei cataloghi. Il confronto dei codici di prodotto tra fatture e cataloghi è, secondo la giurisprudenza richiamata, un processo razionale e logico, non una mera supposizione. La commissione di ricorso avrebbe quindi dovuto valorizzare maggiormente il lavoro di referenziazione già svolto dalla divisione di annullamento e le spiegazioni fornite dalla ricorrente nelle osservazioni amministrative.

Errore di diritto sulla vendita ai consumatori finali

Il Tribunale censura anche il passaggio della decisione impugnata in cui l’EUIPO sembrava richiedere la prova che i prodotti fossero stati venduti a consumatori finali nell’Unione. Una simile impostazione è errata, perché l’uso esterno del marchio non si limita alle vendite ai consumatori finali: il pubblico di riferimento può comprendere anche professionisti, clienti industriali e altri operatori. La prova della vendita al consumatore finale non è quindi un requisito giuridico dell’uso effettivo.

Buona amministrazione e onere della prova

Il Tribunale collega l’imposizione di un onere probatorio eccessivo alla violazione del principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta. L’autorità amministrativa non può esigere un livello di dettaglio tale da trasformare la prova dell’uso in un onere irragionevole o eccessivo, soprattutto quando gli elementi disponibili consentono già una valutazione globale coerente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il motivo unico della ricorrente, constata errori di valutazione, contraddizioni motivazionali ed errori di diritto nella decisione della commissione di ricorso e annulla la decisione impugnata. L’EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

In materia di decadenza per mancato uso, la prova dell’uso effettivo può risultare da un insieme coerente di fatture, cataloghi e altri documenti commerciali, anche mediante riferimenti incrociati tra codici di prodotto, purché la valutazione sia globale e ragionevole. L’EUIPO non può esigere un collegamento analitico e formalistico per ogni singolo dato documentale né limitare l’uso rilevante alle vendite ai consumatori finali.