Cassazione Civile, Ordinanza n. 00280/2025 del 07/01/2025

Esito

La controversia

La controversia nasce da conflitti tra segni distintivi: le società ricorrenti avevano chiesto la nullità, anche parziale, del marchio italiano del resistente per asserita anteriorità e confondibilità con i propri marchi, nonché la tutela del proprio segno come marchio forte o rinomato, la declaratoria di contraffazione di un marchio UE e il risarcimento dei danni per concorrenza sleale. La Corte di appello aveva negato la nullità del marchio del resistente, valorizzando la mancanza di affinità funzionale tra i servizi del resistente e i prodotti delle ricorrenti, e aveva escluso la rinomanza del marchio delle ricorrenti e la tutelabilità autoriale del segno a forma di aquila. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 12, lett. d), c.p.i., per avere la Corte territoriale compiuto il giudizio di affinità in concreto, guardando alle attività effettivamente svolte dalle parti, invece che ai prodotti e servizi come registrati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la rivendicazione del marchio anteriore anche nella classe 35; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere escluso la rinomanza del loro marchio nonostante un asserito riconoscimento della controparte; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte pronunciato sul diritto d'autore sulla figura di aquila, pur in assenza di una domanda autonoma di protezione autoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché il giudizio di novità e di confondibilità ai fini dell'art. 12, lett. d), c.p.i. deve essere compiuto in astratto, confrontando i segni e i prodotti/servizi come registrati, senza valorizzare le concrete modalità di uso o le attività effettivamente svolte dalle parti. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, perché la pretesa non contestazione della rinomanza non risultava dalla definizione del thema decidendum e non poteva fondarsi su deduzioni contenute nella comparsa conclusionale, e il quarto motivo, perché la sentenza impugnata aveva negato il diritto d'autore solo incidentalmente, al fine di escludere la nullità del marchio, sicché la censura non colpiva la ratio decidendi. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

• art. 12, lett. d), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.)

  Ai fini della nullità/impedimento alla registrazione di un marchio, il confronto deve riguardare segni e prodotti o servizi come registrati; l'analisi della confondibilità va svolta in astratto rispetto alla domanda di registrazione, non in base alle concrete attività delle parti.

• art. 14, primo comma, lett. c), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.p.i.)

  Un segno non è registrabile come marchio se il suo uso costituirebbe violazione del diritto d'autore altrui; nel caso concreto la Corte ha escluso la sussistenza del diritto d'autore invocato solo per negare la causa di nullità.

• art. 115 c.p.c.

  Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, ma la non contestazione deve risultare dal thema decidendum come definito dalle allegazioni ritualmente introdotte; non possono rilevare deduzioni svolte solo in comparsa conclusionale.

• art. 112 c.p.c.

  Ricorre ultrapetizione solo se il giudice decide su una domanda o un'eccezione non proposta; non vi è violazione dell'art. 112 quando l'accertamento su un diritto è compiuto incidentalmente come passaggio logico necessario per valutare un diverso petitum, nel caso la nullità del marchio.

• art. 380-bis.1 c.p.c.

  La decisione è stata resa in camera di consiglio nell'ambito del procedimento camerale previsto dalla norma.

• art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2436

  La disposizione eurounitaria è richiamata come corrispondente al criterio secondo cui il rischio di confusione va apprezzato in relazione ai segni e ai prodotti/servizi oggetto di registrazione.

• art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1001

  È richiamato quale norma analoga in tema di impedimenti relativi alla registrazione del marchio dell'Unione europea, in linea con il criterio del rischio di confusione.

Massime di principio

• Nel giudizio di novità di un marchio rispetto a un segno anteriore, il confronto deve essere condotto in astratto, sulla base dei segni e dei prodotti o servizi così come risultano dalle rispettive registrazioni, senza attribuire rilievo decisivo alle modalità concrete con cui i prodotti o i servizi sono effettivamente commercializzati o prestati.
• Ai fini dell'impedimento alla registrazione per identità o somiglianza tra segni e prodotti/servizi, il rischio di confusione per il pubblico deve essere valutato in relazione alle possibili modalità d'uso del marchio richiesto se registrato, ma sempre entro il perimetro oggettivo della registrazione.
• La tutela del marchio anteriore non può essere esclusa o riconosciuta in base a un giudizio di affinità fondato sulle attività in concreto svolte dalle parti se tali attività non coincidono con l'oggetto delle registrazioni da confrontare.
• La non contestazione dei fatti è rilevante solo se emerge nel corretto perimetro delle allegazioni e delle difese ritualmente introdotte; deduzioni contenute nella comparsa conclusionale non integrano il thema decidendum e non possono fondare una preclusione probatoria.
• Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice affronta l'esistenza di un diritto solo in via incidentale e strumentale alla decisione sulla domanda effettivamente proposta, senza pronunciarsi ultra petita.

Come è indicizzato