Tribunale, Sentenza T-616/20

Marchio UE THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect contro ONE

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra Société des produits Nestlé SA e Amigüitos pets & life, SA. Oggetto del contendere è la registrazione del marchio figurativo THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect, contestata sulla base del marchio anteriore ONE.

Fatti e procedimento amministrativo

Amigüitos pets & life, SA ha depositato nel 2016 una domanda di marchio UE per un segno figurativo destinato a prodotti di classe 5 e 31, in particolare mangimi, alimenti e prodotti veterinari per animali. Nestlé ha proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore UE verbale ONE, registrato per "Foodstuffs for animals" in classe 31, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in larga parte, mentre la prima decisione della Commissione di ricorso aveva confermato, in sostanza, l’accoglimento dell’opposizione. Su ricorso dell’interveniente, il Tribunale, con sentenza del 19 dicembre 2019 nel procedimento T‑40/19, ha annullato tale decisione ritenendo che la somiglianza tra i segni fosse molto bassa e che gli elementi addotti da Nestlé non bastassero a dimostrare la reputazione del marchio anteriore ONE, poiché la prova riguardava piuttosto il segno PURINA ONE.

La decisione impugnata e il nodo del giudicato

Dopo il rigetto del tentativo di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, la controversia è stata riesaminata dalla Quinta Commissione di ricorso, che con decisione del 29 luglio 2020 ha accolto il ricorso dell’interveniente e respinto integralmente l’opposizione di Nestlé. La Commissione ha ritenuto di dover seguire la sentenza di annullamento e ha affermato che le considerazioni del Tribunale sulla mancata prova della reputazione del marchio anteriore avevano ormai autorità di cosa giudicata. Il punto centrale del nuovo ricorso era quindi se la Commissione avesse interpretato correttamente l’effetto vincolante della sentenza rescindente: Nestlé sosteneva che il Tribunale non aveva deciso se la reputazione del marchio ONE potesse essere desunta dal marchio PURINA ONE, e che la Commissione avrebbe dovuto esaminare proprio questa questione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto la disciplina applicabile ratione temporis: per i profili sostanziali, il regolamento n. 207/2009; per i profili procedurali, il regolamento 2017/1001, in particolare l’articolo 72, paragrafo 6. Sono inoltre rilevanti l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 5, in tema di rischio di confusione e tutela dei marchi con reputazione, nonché gli articoli 41 e 75 del regolamento n. 207/2009, corrispondenti alle disposizioni richiamate nel procedimento.

Ragionamento del Tribunale sull’obbligo di esecuzione della sentenza di annullamento

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE e dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001, EUIPO deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento, tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione che ne costituisce il fondamento essenziale. Applicando tale criterio, il Tribunale osserva che nella sentenza T‑40/19 aveva sì rilevato che la prova prodotta da Nestlé dimostrava la reputazione del marchio PURINA ONE e non quella del marchio ONE, ma aveva anche evidenziato che la questione decisiva non era mai stata esaminata dalla Commissione di ricorso: se la reputazione potesse essere riconosciuta al marchio anteriore sulla base di un segno presentato in forma diversa, e se le differenze fra i due segni impedissero al pubblico di percepirli come provenienti dalla stessa impresa. Il Tribunale precisa che tale valutazione non era stata compiuta dalla precedente Commissione di ricorso e che i passaggi della sentenza di annullamento richiamati da EUIPO non avevano portata di cosa giudicata su quel punto. In particolare, il giudicato non si estende ai motivi con cui il Tribunale ha respinto argomentazioni su questioni non previamente esaminate dall’organo amministrativo.

Errore della Quinta Commissione di ricorso

La Quinta Commissione di ricorso ha invece ritenuto che il Tribunale avesse già deciso la questione del carattere distintivo accresciuto e della reputazione del marchio anteriore, sicché non era necessario alcun ulteriore esame. Secondo il Tribunale, questa lettura è errata. La Commissione avrebbe dovuto svolgere una nuova valutazione, in particolare:

• verificando se la reputazione del marchio ONE potesse essere provata mediante il marchio PURINA ONE;
• esaminando se gli elementi differenzianti tra ONE e PURINA ONE impedissero al pubblico di continuare a percepire i prodotti come provenienti dalla stessa impresa;
• traendo poi le conseguenze di tale verifica ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Poiché ciò non è avvenuto, la Commissione non ha adottato la nuova decisione nel rispetto dei motivi essenziali della sentenza di annullamento e ha violato l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001.

Esito e spese

Accolto il primo motivo, il Tribunale annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso del 29 luglio 2020. Non esamina gli altri due motivi dedotti da Nestlé, ritenendoli non necessari ai fini della decisione. Quanto alle spese, EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle di Nestlé nel procedimento dinanzi al Tribunale, mentre Amigüitos pets & life, SA sopporta le proprie spese. Per le spese del procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO, il Tribunale rinvia alla decisione della Commissione di ricorso in sede di liquidazione delle spese.

Principio affermato

L’organo di EUIPO che adotta una nuova decisione dopo l’annullamento di una precedente decisione deve riesaminare tutte le questioni necessarie indicate dalla motivazione della sentenza rescindente; non può ritenere coperta da cosa giudicata una questione che il Tribunale non ha effettivamente deciso nel merito ma ha lasciato aperta perché non esaminata dall’organo amministrativo. Nel contenzioso sui marchi, ciò vale anche per la verifica della reputazione di un marchio anteriore dimostrata attraverso un segno presentato in forma diversa.