Tribunale, Sentenza T-524/23

Marchio UE tridimensionale relativo alla forma di un inalatore

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Boehringer Ingelheim avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio UE tridimensionale costituito dalla forma di un inalatore per polveri secche. La controversia riguarda l’applicazione del motivo assoluto di nullità relativo alla forma necessaria a ottenere un risultato tecnico.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato depositato il 16 luglio 1999. Glenmark Pharmaceuticals Europe aveva chiesto la declaratoria di nullità dell’iscrizione per vari motivi assoluti; la Cancellation Division aveva accolto la domanda sulla base dell’articolo 7(1)(e)(ii) del regolamento n. 207/2009. In sede di ricorso, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la nullità ritenendo che il segno consistesse in elementi essenziali tecnicamente indispensabili: container, lid, mouthpiece e button, e che la forma convessa complessiva fosse anch’essa funzionale.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 16 luglio 1999, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Le disposizioni rilevanti sono quindi l’articolo 7(1)(e)(ii) e, per la nullità, l’articolo 51(1)(a) di tale regolamento, corrispondenti in sostanza all’articolo 7(1)(e)(ii) e all’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, applicabile invece sul piano procedurale. È richiamato anche l’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 sull’obbligo di motivazione.

Quadro giuridico sul motivo assoluto di nullità

Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale ricorda che il motivo di cui all’articolo 7(1)(e)(ii) mira a evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto. Per applicare correttamente la norma occorre:

• individuare le caratteristiche essenziali del segno caso per caso;
• verificare poi se tutte svolgano la funzione tecnica del prodotto;
• esaminare il segno così come depositato, e non altre forme alternative. Il fatto che esistano altre forme capaci di conseguire il medesimo risultato tecnico non impedisce l’applicazione della norma.

Valutazione delle caratteristiche essenziali del segno

Il Tribunale conferma la scelta della commissione di ricorso di individuare come caratteristiche essenziali del segno il container, il lid, il mouthpiece e il button. Respinge la tesi di Boehringer secondo cui avrebbe dovuto essere considerata come ulteriore caratteristica essenziale anche la forma convessa complessiva dell’inalatore.

Secondo il Tribunale, la forma convessa complessiva è già riflessa nei tre elementi essenziali individuati dall’EUIPO e non emerge, dalla rappresentazione grafica né dai brevetti richiamati, come caratteristica autonoma distinta. L’eventuale simmetria, l’aspetto estetico o i premi di design del prodotto non sono rilevanti per l’identificazione delle caratteristiche essenziali, che deve avvenire su base oggettiva.

Esame della funzione tecnica

Quanto al c.d. test in due fasi, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha prima identificato le caratteristiche essenziali e poi ha verificato se esse fossero necessarie per il risultato tecnico consistente nell’inalare una sostanza medicinale. Non vi è dunque alcuna anticipazione indebita della seconda fase.

Il Tribunale ritiene legittimo il ricorso ai brevetti presenti nel fascicolo, anche anteriori, per valutare la funzionalità tecnica delle caratteristiche della forma. Dai brevetti emerge che:

• il container ospita la camera della capsula;
• il button consente di aprire il lid e di perforare la capsula per liberare il medicinale;
• il lid copre il mouthpiece e protegge da polvere e impurità. La funzione protettiva del coperchio è sufficiente a qualificarla come funzionale, poiché rileva in rapporto alla sicura inalazione del medicinale. Il fatto che il medesimo risultato tecnico possa essere ottenuto con altre forme è irrilevante.

Forma convessa complessiva ed elementi arbitrari

Il Tribunale respinge anche la censura secondo cui la forma convessa complessiva costituirebbe un elemento arbitrario, decorativo o estetico tale da sottrarre il segno all’articolo 7(1)(e)(ii). L’aspetto curvo e simmetrico non basta a conferire un carattere particolarmente creativo o ornamentale. Inoltre, poiché la forma convessa complessiva coincide in sostanza con tre delle quattro caratteristiche essenziali ritenute tecniche, l’eventuale effetto estetico complessivo è giuridicamente irrilevante.

Obbligo di motivazione

Il Tribunale esamina poi la censura ex articolo 94(1) del regolamento 2017/1001 e la respinge. La motivazione di un atto dell’EUIPO deve essere chiara, comprensibile e logicamente coerente, ma non deve esaurire ogni aspetto di fatto e di diritto. Nel caso di specie non vi sono contraddizioni interne tali da impedire la comprensione del ragionamento.

In particolare, non sussiste incoerenza nel fatto che la commissione di ricorso abbia usato esempi di altre forme di inalatori per contestare l’argomento del carattere distintivo o dell’arbitrarietà, e i brevetti per verificare la funzionalità tecnica. Né è contraddittorio il richiamo ai brevetti e al parere tecnico: la valutazione della funzionalità può tenere conto di elementi brevettuali senza che ciò trasformi il diritto dei brevetti nel parametro giuridico applicabile alla causa del marchio.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Boehringer Ingelheim alle spese. Conseguentemente resta ferma la declaratoria di nullità del marchio tridimensionale relativo alla forma dell’inalatore.