Tribunale, Sentenza T-169/20

Marchio dell’Unione europea e procedura di insolvenza: cancellazione di iscrizioni per errore evidente

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in una controversia sul trasferimento di un marchio UE coinvolto in una procedura di fallimento italiana. Il Tribunale esamina in particolare il rapporto tra competenze dell’EUIPO, opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento e disciplina dell’insolvenza.

Fatti e svolgimento del procedimento

La domanda di registrazione del marchio denominativo MARINA YACHTING era stata presentata nel 2012 e, dopo vari trasferimenti, il marchio risultava registrato a nome di Industries Sportswear Co. Srl. Il 13 ottobre 2017 quest’ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia. Poco dopo, il 25 ottobre 2017, il curatore aveva chiesto all’EUIPO l’iscrizione della procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1001 e la cancellazione di un trasferimento a favore di Spring Holdings Sarl.

L’EUIPO aveva inizialmente cancellato una prima iscrizione del trasferimento a Spring Holdings, qualificandola come errata, ma il 16 aprile 2018 aveva poi registrato due ulteriori trasferimenti: prima a Spring Holdings e poi alla Marina Yachting Brand Management Co. Ltd. Successivamente, il dipartimento incaricato del registro ha cancellato retroattivamente tali iscrizioni con decisioni del 30 gennaio 2019, ritenendo che l’EUIPO avesse commesso un errore evidente nel non considerare la procedura fallimentare pendente e opponibile.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1001 sul trasferimento del marchio UE;
• l’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1001 sulla procedura di insolvenza;
• l’articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1001 sull’opponibilità ai terzi;
• l’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 sulla revoca delle decisioni e cancellazione delle iscrizioni per errore evidente;
• gli articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848 sulle procedure di insolvenza, competenza, legge applicabile e riconoscimento;
• l’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, che precisa il contenuto della domanda di iscrizione del trasferimento.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

• l’EUIPO dovesse limitarsi a un controllo formale della domanda di trasferimento e non potesse valutare questioni di diritto nazionale o di titolarità sostanziale;
• l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 non fosse applicabile perché la situazione non riguardava un conflitto tra più pretendenti, ma un marchio già trasferito prima del fallimento;
• il curatore e l’interveniente conoscessero il trasferimento del 2014 e quindi non potessero opporre la mancanza di iscrizione;
• non vi fosse alcun errore evidente imputabile all’EUIPO, poiché le iscrizioni del 16 aprile 2018 rispondevano ai requisiti formali.

Ragionamento del Tribunale: competenze dell’EUIPO e obbligo di diligenza

Il Tribunale ribadisce che, in via generale, l’EUIPO non è chiamato a risolvere controversie di diritto nazionale sulla validità sostanziale di una cessione di marchio. Tuttavia, essendo custode di un registro pubblico, deve esaminare con accuratezza e imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e prendere diligentemente in considerazione fatti che possano incidere sulle iscrizioni.

Secondo il Tribunale, quando l’EUIPO è già stato informato che un marchio UE è incluso in una procedura di insolvenza, esso deve trattare con particolare diligenza qualsiasi successiva domanda di trasferimento relativa allo stesso marchio, proprio per garantire l’efficacia della procedura concorsuale. Nel caso concreto, l’EUIPO avrebbe dovuto considerare che, in base alla legge fallimentare italiana, la dichiarazione di fallimento produceva effetti opponibili ai terzi dalla data del 13 ottobre 2017 e rendeva inefficaci o inopponibili gli atti e le formalità compiuti successivamente.

Opponibilità ai terzi e irrilevanza del trasferimento non iscritto

Il Tribunale osserva che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 prevede che i trasferimenti del marchio UE siano opponibili ai terzi solo dopo l’iscrizione nel registro, salvo il caso in cui il terzo abbia acquisito diritti dopo la data dell’atto e ne fosse a conoscenza. Poiché il presunto trasferimento del 2014 non era stato iscritto prima del 13 ottobre 2017, esso non era opponibile al curatore, che rappresenta la massa dei creditori dell’impresa fallita.

Il Tribunale precisa anche che l’eccezione di conoscenza non era utilmente invocabile: per quanto riguarda l’interveniente, la conoscenza del trasferimento da parte della stessa società fallita è irrilevante rispetto ai diritti dei creditori; per quanto riguarda il curatore, non risultava provata una conoscenza del contratto di cessione prima della dichiarazione di fallimento. Gli elementi evocati dalla ricorrente, come la corrispondenza relativa alla licenza, erano successivi al fallimento o comunque non dimostravano una conferma del trasferimento del 2014.

Sussistenza dell’errore evidente ai sensi dell’articolo 103

Il Tribunale chiarisce che l’articolo 103 del regolamento 2017/1001 non richiede più, come nel passato, un “errore procedurale evidente”, ma qualsiasi errore evidente imputabile all’EUIPO. Nel caso di specie, l’errore è consistito nel registrare il 16 aprile 2018 i trasferimenti del marchio senza tener conto dell’esistenza e dell’opponibilità della sentenza dichiarativa di fallimento del 13 ottobre 2017, di cui l’EUIPO era stato informato con la domanda del curatore del 25 ottobre 2017.

Poiché, in condizioni corrette, l’iscrizione della procedura di insolvenza avrebbe dovuto precedere e sospendere la registrazione dei trasferimenti, il Tribunale conclude che le iscrizioni del 16 aprile 2018 erano viziate da errore evidente. La cancellazione disposta dal dipartimento del registro entro un anno dall’iscrizione è quindi conforme all’articolo 103, paragrafo 2.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Marina Yachting Brand Management Co. Ltd. La società ricorrente è inoltre condannata alle spese sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente Industries Sportswear Co. Srl.

Principi affermati

La sentenza afferma, in sintesi, che:

• l’EUIPO non può ignorare una procedura di insolvenza già segnalata quando valuta una successiva domanda di trasferimento del medesimo marchio;
• l’opponibilità ai terzi della procedura fallimentare si determina secondo la legge dello Stato membro di apertura della procedura, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e del regolamento 2015/848;
• la mancata iscrizione tempestiva del trasferimento impedisce che esso sia opposto al curatore e ai creditori;
• la registrazione del trasferimento in presenza di tali circostanze può costituire errore evidente imputabile all’EUIPO e giustificare la cancellazione ex articolo 103 del regolamento 2017/1001.