Tribunale, Sentenza T-173/20

Marchio UE e insolvenza: cancellazione di iscrizioni nel registro per errore manifesto

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in materia di cancellazione di iscrizioni nel registro relative al trasferimento di due marchi dell’Unione europea. Il caso si colloca all’incrocio tra disciplina del marchio UE e diritto dell’insolvenza, con particolare riferimento agli effetti verso i terzi della procedura concorsuale e ai poteri di EUIPO di correggere il proprio registro.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

I marchi "Henry Cotton’s" erano stati originariamente registrati a nome di un soggetto poi divenuto insolvente, Industries Sportswear Co. Srl. Dopo una serie di trasferimenti, la società risultava iscritta come titolare dei marchi; successivamente, il Tribunale di Venezia l’ha dichiarata insolvente con sentenza del 13 ottobre 2017. Il curatore ha chiesto a EUIPO l’annotazione della procedura insolvenziale ai sensi dell’articolo 24 del regolamento 2017/1001 e la cancellazione di trasferimenti intervenuti dopo la dichiarazione di insolvenza.

EUIPO, dopo aver inizialmente omesso di registrare la procedura per un problema tecnico, ha in seguito cancellato due iscrizioni di trasferimento effettuate il 16 aprile 2018, relative dapprima a Spring Holdings SARL e poi a Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd, ritenendo che tali registrazioni fossero errate. La commissione di ricorso ha confermato tale impostazione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato, in sostanza, cinque profili strettamente connessi:

• la competenza di EUIPO nel verificare le domande di trasferimento alla luce degli articoli 20 e 24 del regolamento 2017/1001;
• la rilevanza della sentenza di insolvenza del 13 ottobre 2017 e della sua mancata annotazione tempestiva;
• l’applicabilità dell’articolo 27, paragrafo 1, sul regime di opponibilità ai terzi;
• l’eccezione fondata sulla conoscenza del trasferimento da parte del debitore insolvente o del curatore;
• la possibilità di cancellare le iscrizioni del 16 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 103 per errore manifesto imputabile a EUIPO.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

• l’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1001, sul trasferimento del marchio e sulla sua registrazione;
• l’articolo 24 del medesimo regolamento, sugli effetti dei procedimenti di insolvenza e sulla relativa annotazione nel registro;
• l’articolo 27 del regolamento 2017/1001, sugli effetti verso i terzi dei negozi relativi al marchio e delle procedure di insolvenza;
• l’articolo 103 del regolamento 2017/1001, sulla revoca di decisioni o cancellazione di iscrizioni contenenti errori manifesti attribuibili a EUIPO;
• gli articoli 3, 7 e 19 del regolamento (UE) 2015/848, sulla competenza internazionale, la legge applicabile e il riconoscimento delle procedure di insolvenza.

Ragionamento del Tribunale: competenza di EUIPO e dovere di diligenza

Il Tribunale ha ricordato che, in linea di principio, EUIPO si limita a verificare i requisiti formali delle domande di registrazione dei trasferimenti e non può pronunciarsi sulla validità sostanziale dei trasferimenti secondo il diritto nazionale. Tuttavia, tale limite non esonera l’Ufficio dal dovere di diligenza: EUIPO deve prendere in considerazione fatti rilevanti che possano incidere sulle iscrizioni, inclusa l’esistenza di una procedura di insolvenza già portata a sua conoscenza.

Poiché il curatore aveva chiesto l’annotazione dell’insolvenza nel 2017 e tale richiesta non era stata registrata per un problema tecnico, EUIPO non poteva ignorare la procedura quando, nell’aprile 2018, ha ricevuto nuove domande di trasferimento aventi ad oggetto gli stessi marchi. Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto l’operato della commissione di ricorso nel valorizzare la necessità di tutelare l’effettività della procedura concorsuale e i creditori del soggetto insolvente.

Opponibilità ai terzi e rapporto con il diritto nazionale dell’insolvenza

Il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, gli effetti verso i terzi delle procedure di insolvenza sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui la procedura è stata aperta; nel caso di specie, la legge italiana. In base alla disciplina fallimentare italiana richiamata nella sentenza, la dichiarazione di insolvenza produce effetti verso i terzi dalla sua iscrizione nel registro delle imprese e priva il debitore della disponibilità dei beni.

Di conseguenza, dal 13 ottobre 2017 l’interveniente non poteva più validamente disporre dei marchi in modo opponibile ai terzi. Le successive formalità di trasferimento, anche se eventualmente risalenti a un accordo anteriore, non erano opponibili al curatore e ai creditori perché non erano state rese efficaci nel registro prima dell’insolvenza.

Eccezione di conoscenza ex articolo 27, paragrafo 1

Il ricorrente sosteneva che il trasferimento a Spring Holdings sarebbe stato stipulato nel 2014 e che tanto il debitore quanto il curatore ne avrebbero avuto conoscenza. Il Tribunale ha respinto tale tesi. Quanto al debitore, ha osservato che la disciplina dell’articolo 27, paragrafo 1, tutela i terzi titolari o potenziali titolari di diritti sul marchio, cioè, nel contesto insolvenziale, i creditori, sicché la conoscenza del trasferimento da parte della società insolvente non è rilevante.

Quanto al curatore, il Tribunale ha rilevato che gli elementi invocati non dimostravano una conoscenza anteriore al 13 ottobre 2017 del presunto trasferimento del 2014. Anzi, dagli atti risultava che il curatore aveva appreso dell’accordo solo nel 2018, nel contesto della controversia dinanzi a EUIPO. Ne consegue che l’eccezione di conoscenza non poteva operare.

Errore manifesto e cancellazione delle iscrizioni del 16 aprile 2018

Il punto decisivo della pronuncia è l’applicazione dell’articolo 103 del regolamento 2017/1001. Il Tribunale ha osservato che la nozione di "errore manifesto" non si limita a un errore procedurale e comprende un errore chiaramente rilevabile che non consente di mantenere l’iscrizione senza una nuova valutazione.

Nel caso concreto, EUIPO era già stato informato dell’insolvenza, aveva persino annullato in precedenza un primo trasferimento per errore e, soprattutto, non aveva annotato la procedura concorsuale nonostante la richiesta del curatore. Registrando poi il 16 aprile 2018 i trasferimenti verso Spring Holdings e quindi verso il ricorrente, EUIPO ha dato ingresso a iscrizioni incompatibili con lo stato concorsuale del titolare originario. Tale situazione integra un errore manifesto imputabile a EUIPO, che l’Ufficio era tenuto a correggere entro un anno.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e confermato la decisione della commissione di ricorso di EUIPO. Ha inoltre condannato Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd alle spese, comprese quelle sostenute da EUIPO e dall’interveniente.

Principi affermati

Dalla sentenza emergono alcuni principi utili in pratica:

• EUIPO non può pronunciarsi sulla validità sostanziale di trasferimenti disciplinati dal diritto nazionale, ma deve considerare con diligenza fatti giuridicamente rilevanti già noti, come l’apertura di una procedura di insolvenza.
• Se una procedura insolvenziale è stata portata a conoscenza di EUIPO, la successiva registrazione di un trasferimento incompatibile con quella procedura può costituire errore manifesto ai sensi dell’articolo 103.
• L’opponibilità ai terzi dei trasferimenti di marchi UE dipende dall’iscrizione nel registro; l’eccezione di conoscenza dell’articolo 27, paragrafo 1, non può essere valutata da EUIPO quando la questione richiede accertamenti riservati al giudice nazionale dell’insolvenza.
• La disciplina dell’insolvenza, per gli effetti verso i terzi, è governata dalla legge dello Stato di apertura della procedura, qui la legge italiana.