Tribunale, Sentenza T-273/19

Marchio dell’Unione europea denominativo TARGET VENTURES e malafede nella registrazione

La pronuncia riguarda un ricorso contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio. Il Tribunale esamina se la registrazione del marchio denominativo TARGET VENTURES sia stata domandata in malafede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

La Target Partners GmbH, fondo di venture capital, era titolare dal 2002 del nome di dominio targetventures.com e dal 2009 di targetventures.de, ma tali siti reindirizzavano o mostravano il contenuto del sito principale www.targetpartners.de, con cui l’impresa offriva i propri servizi. La Target Ventures Group Ltd sosteneva invece di usare il segno TARGET VENTURES nel mercato del capitale di rischio russo dal 2012 e nell’Unione almeno dall’8 marzo 2013.

La Target Partners aveva chiesto il 27 gennaio 2015 la registrazione del marchio UE denominativo TARGET VENTURES per servizi delle classi 35 e 36. La Target Ventures Group aveva poi presentato, il 13 luglio 2015, una domanda di dichiarazione di nullità per malafede. La divisione di annullamento respinse la domanda e la seconda commissione di ricorso confermò il rigetto con decisione del 4 febbraio 2019.

Oggetto delle censure proposte al Tribunale

La ricorrente deduceva essenzialmente due profili di illegittimità:

• errata valutazione della conoscenza, da parte della richiedente il marchio, dell’uso anteriore del segno TARGET VENTURES da parte della ricorrente;
• erronea conclusione che il deposito fosse sorretto da un interesse commerciale legittimo, in particolare per tutelare il marchio TARGET PARTNERS o prevenire confusione.

Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio UE è nullo se al momento del deposito il richiedente ha agito in malafede. La nozione di malafede deve essere letta nel contesto del diritto dei marchi e della concorrenza nel mercato interno, tenendo conto della funzione essenziale del marchio, cioè indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi.

La pronuncia richiama la giurisprudenza su:

• sentenza Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P;
• sentenza Sky e a., C-371/18;
• sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07;
• ulteriori precedenti del Tribunale in tema di valutazione complessiva degli indizi di malafede.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di malafede

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva interpretato la malafede in modo troppo restrittivo, ritenendo in sostanza indispensabile la prova della conoscenza anteriore dell’uso del segno da parte di un terzo. Secondo il Tribunale, invece, non è necessario che il richiedente abbia preso di mira uno specifico terzo né che conosca l’uso anteriore del segno: è sufficiente che emerga l’intenzione di ottenere un diritto esclusivo per fini diversi da quelli propri della funzione del marchio.

Il Tribunale precisa anche che l’uso anteriore del segno da parte di un terzo non costituisce una condizione necessaria dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e che la conoscenza dell’uso anteriore è solo uno dei fattori eventualmente rilevanti, non un presupposto imprescindibile.

Errori della commissione di ricorso

Il Tribunale censura la decisione impugnata sotto più profili:

• la commissione aveva dato per necessaria la prova della conoscenza, effettiva o presunta, dell’uso anteriore del segno TARGET VENTURES;
• aveva circoscritto l’esame alla conoscenza dell’uso nel mercato dell’Unione, mentre la giurisprudenza non consente una simile limitazione;
• aveva trattato come tassativi i criteri ricavabili dalla sentenza Lindt, senza valutare pienamente tutte le circostanze del caso.

Valutazione concreta delle circostanze del caso

Il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, gli indizi oggettivi mostrassero che la registrazione del marchio non era finalizzata a un uso conforme alle funzioni del marchio. In particolare:

• i siti web legati ai nomi di dominio targetventures.com e targetventures.de avevano sempre reindirizzato al sito principale della società, dove era effettivamente usato il segno TARGET PARTNERS;
• l’interveniente aveva ammesso che l’uso del segno TARGET VENTURES serviva essenzialmente a rinviare gli utenti al sito principale;
• non risultava alcun concreto progetto di uso distinto del segno come indicatore di origine commerciale;
• l’ipotesi di una registrazione per estendere l’uso del segno o per prevenire confusione non trovava adeguato sostegno negli elementi del fascicolo.

Ne deriva che il deposito era volto, in sostanza, a ottenere un diritto esclusivo su un segno già usato in modo meramente funzionale al reindirizzamento verso un altro segno, cioè per scopi estranei alle funzioni tipiche del marchio.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione della commissione di ricorso, senza esaminare il secondo motivo relativo all’obbligo di motivazione. Quanto alle spese, condanna l’EUIPO a sopportare le proprie e quelle della ricorrente, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, mentre l’interveniente sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La malafede nella registrazione di un marchio UE può essere accertata, sulla base di una valutazione globale delle circostanze, anche se il richiedente non conosce un uso anteriore del segno da parte di un terzo e anche in assenza di un terzo specificamente preso di mira; è decisivo verificare se il deposito mirasse a conseguire un monopolio per finalità estranee alla funzione essenziale del marchio, cioè l’indicazione dell’origine.