Corte di giustizia, Sentenza C-93/23

Marchio tattile di posizione raffigurante un inserto sanitario cilindrico

La pronuncia riguarda un’impugnazione dell’EUIPO contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in una controversia sulla registrazione di un marchio tattile di posizione. Il caso verte sulla corretta sequenza di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione e sui limiti del potere di riforma del Tribunale.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Neoperl AG aveva depositato il 1° settembre 2016 una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno descritto come marchio tattile di posizione relativo a un elemento sanitario cilindrico, con lamelle circolari elastiche deformabili al tatto. I prodotti rivendicati rientravano nella classe 11 e comprendevano, in particolare, regolatori di getto e formatori di getto.

L’EUIPO aveva inizialmente sollevato obiezioni formali, ritenendo che i marchi tattili non fossero in generale accettati e suggerendo una riqualificazione della domanda come marchio di posizione. L’esaminatrice aveva poi respinto la domanda per difetti formali, e la commissione di ricorso, investita dell’impugnazione, aveva invece ritenuto che il segno fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, respingendo il ricorso.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Dinanzi al Tribunale, Neoperl aveva dedotto due motivi: uno relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e uno relativo alla violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per insufficiente esame d’ufficio dei fatti. Il Tribunale ha ritenuto che, prima di verificare il carattere distintivo, fosse necessario accertare se il segno potesse costituire un marchio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, cioè se fosse rappresentabile graficamente.

Sulla base di tale impostazione, il Tribunale ha concluso che la rappresentazione grafica non consentiva di cogliere in modo preciso e completo l’impressione tattile del segno e che la descrizione non colmava tale lacuna, sicché il segno non soddisfaceva l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009. Ne ha tratto la conseguenza che operava l’impedimento assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e che la commissione di ricorso non poteva applicare la lettera b). La decisione dell’EUIPO è stata quindi annullata.

Motivo di impugnazione dell’EUIPO

In sede di impugnazione, l’EUIPO ha dedotto un motivo unico fondato sulla violazione dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. Ha sostenuto che il Tribunale aveva oltrepassato i limiti del proprio sindacato, sia imponendo un ordine preliminare tra gli impedimenti assoluti alla registrazione, sia statuendo esso stesso per la prima volta sulle condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), senza che la commissione di ricorso vi si fosse pronunciata.

Ragionamento della Corte: nessun ordine obbligatorio tra gli impedimenti assoluti

La Corte ricorda che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 elenca impedimenti assoluti autonomi, ciascuno dei quali richiede un esame separato. Anche se più impedimenti possono coesistere, il testo non impone un ordine vincolante di priorità tra la lettera a) e la lettera b), né tra le altre lettere della disposizione.

Secondo la Corte, la diversa utilizzazione dei termini "segni" e "marchi" nel testo non consente di dedurre che il legislatore abbia voluto imporre un esame preliminare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), rispetto agli altri impedimenti. Il fatto che in concreto possa risultare inutile esaminare un impedimento quando un altro è già sufficiente a giustificare il diniego non equivale a un obbligo giuridico di sequenza. La commissione di ricorso, quindi, poteva legittimamente esaminare per prima la lettera b).

Ragionamento della Corte: limiti del potere di riforma del Tribunale

La Corte osserva poi che il Tribunale, pur non dichiarando espressamente di esercitare il potere di riforma, ha in sostanza sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso sulle condizioni di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e ha così implicitamente riformato la decisione impugnata.

Tale potere di riforma, previsto dall’articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, è però limitato alle ipotesi in cui il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione della commissione di ricorso, sia in grado di determinare la decisione che quest’ultima avrebbe dovuto adottare sulla base degli elementi di fatto e di diritto già esaminati. Quando la commissione di ricorso non si è pronunciata affatto su una determinata questione, il Tribunale non può decidere per la prima volta su tale punto, perché ciò equivarrebbe a una valutazione originaria estranea al suo potere di riforma.

Decisione della Corte

La Corte accoglie il motivo unico dell’EUIPO in entrambe le sue parti, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale perché esamini i motivi di ricorso proposti da Neoperl e non trattati nella sentenza annullata. Le spese sono riservate.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

• gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sono autonomi e non gerarchizzati;
• la commissione di ricorso può esaminare prima la mancanza di carattere distintivo oppure, se lo ritiene opportuno, la non conformità del segno all’articolo 4;
• il Tribunale non può usare il potere di riforma per decidere su una questione di merito mai esaminata dalla commissione di ricorso;
• in simili casi, se il fascicolo non è maturo per la decisione, la causa va rinviata al giudice di primo grado.