Tribunale, Sentenza T-618/24

Opposizione al marchio UE athom Smart Home e somiglianza dei prodotti smart home

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione. Il Tribunale esamina, in particolare, se alcuni prodotti di classe 9 e 11 del segno figurativo richiesto siano simili ai prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore ATHOM, ai fini dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione riguardava il segno figurativo "athom Smart Home" per prodotti delle classi 9 e 11. Athom Holding BV ha proposto opposizione fondandola sulla registrazione internazionale designante l’Unione n. 1 605 016, relativa al marchio denominativo ATHOM, coprente, tra l’altro, prodotti di classe 9 e servizi di classe 42 connessi all’automazione domestica.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo per alcuni prodotti della classe 9. La commissione di ricorso ha poi accolto l’opposizione in misura più ampia, ma ha ritenuto dissimili alcuni prodotti specifici del segno richiesto, vale a dire:

• in classe 9: "electric plugs; electric sockets; electrical adapters; inductors [electricity]; circuit breakers";
• in classe 11: "light bulbs; fairy lights for festive decoration".

Eccezioni preliminari: ammissibilità e prove nuove

Il Tribunale chiarisce, anzitutto, che la domanda di "alterazione" deve essere interpretata, nel caso concreto, come comprensiva anche di una domanda di annullamento, sicché il ricorso è ammissibile.

Respinge invece come inammissibile l’allegato A.10 prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, in quanto il controllo di legittimità deve svolgersi sulla base degli elementi di fatto e di diritto presentati dinanzi alla commissione di ricorso. La circostanza che sia richiesta l’alterazione della decisione non consente di introdurre fatti o prove nuovi, né di sostituire l’apprezzamento della commissione di ricorso con una valutazione mai svolta in sede amministrativa.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico.

Ricorda inoltre i criteri consolidati per l’apprezzamento globale del rischio di confusione:

• i segni e i prodotti/servizi devono essere complessivamente considerati;
• la somiglianza dei prodotti o servizi va valutata tenendo conto di natura, destinazione, uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione;
• prodotti complementari sono quelli tra i quali esiste un nesso stretto, tale che uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro e il pubblico possa ritenere che provengano dalla stessa impresa.

Valutazione dei prodotti di classe 9

Il Tribunale osserva che i prodotti di classe 9 del marchio anteriore, in particolare software, interfacce e dispositivi di controllo per l’automazione domestica, sono destinati al controllo remoto di temperatura, illuminazione e sicurezza in una smart home.

Quanto a "electric plugs; electric sockets", rileva che dagli atti amministrativi emergevano esempi di prese e spine smart controllabili da remoto, integrabili con applicazioni di home automation e vendute anche attraverso gli stessi canali commerciali di altri prodotti smart home. La commissione di ricorso aveva già riconosciuto la complementarità per altri componenti elettrici di classe 9, come interruttori, serrature elettriche, smart speaker e dimmer.

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso avrebbe dovuto applicare lo stesso ragionamento anche a "electric plugs" e "electric sockets": tali prodotti possono funzionare insieme al software di automazione domestica del marchio anteriore, sono destinati agli stessi consumatori e possono avere gli stessi produttori e canali distributivi. Ne deriva un errore di valutazione nell’escluderne la somiglianza.

Valutazione dei prodotti di classe 11

In modo analogo, il Tribunale esamina "light bulbs; fairy lights for festive decoration". La commissione di ricorso aveva ritenuto che tali prodotti non fossero verosimilmente connessi come dispositivi smart in un sistema domotico e che, dalla loro descrizione, non emergesse la possibilità di integrazione remota in un sistema di automazione domestica.

Il Tribunale, richiamando gli esempi probatori prodotti in sede amministrativa, rileva invece che le lampadine e le luci decorative possono essere prodotti smart controllabili da remoto tramite applicazioni o protocolli di comunicazione. Anche in questo caso, esiste un nesso stretto con il software di automazione domestica del marchio anteriore, poiché ciascun prodotto è importante per l’uso dell’altro e possono condividere produttori, punti vendita e pubblico di riferimento.

Pertanto, il Tribunale afferma che la commissione di ricorso ha errato nel negare la somiglianza tra tali prodotti di classe 11 e il software coperto dal marchio ATHOM.

Esito sul rischio di confusione e limiti del potere di alterazione

Accertata la somiglianza dei prodotti controversi, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui aveva respinto l’opposizione per i prodotti indicati delle classi 9 e 11.

Tuttavia, respinge la richiesta di alterazione della decisione. La ragione è processuale: poiché la commissione di ricorso non aveva effettuato una valutazione completa del rischio di confusione alla luce di tutti i fattori pertinenti per quei prodotti, il Tribunale non può sostituirsi ad essa con una decisione di merito piena su quel punto. Il potere di alterazione, infatti, non consente di compiere una valutazione che la commissione di ricorso non ha ancora effettuato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO del 3 ottobre 2024 nella parte in cui aveva respinto il ricorso di Athom Holding BV con riferimento ai prodotti contestati delle classi 9 e 11;
• respinge il ricorso per il resto;
• condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Athom Holding BV.

Principio desumibile dalla pronuncia

In materia di opposizione a marchio UE, prodotti smart home di base o accessori possono essere considerati simili, per complementarità, ai software di automazione domestica di un marchio anteriore quando il materiale di causa dimostri un utilizzo congiunto, la comune destinazione al medesimo pubblico e canali di commercializzazione sovrapponibili. La sola descrizione merceologica non basta, se dal fascicolo amministrativo emerge che i prodotti sono controllabili da remoto e integrabili in un sistema domotico. Tuttavia, il Tribunale non può "alterare" la decisione sostituendosi alla commissione di ricorso su una valutazione del rischio di confusione non ancora svolta da quest’ultima.