Tribunale, Ordinanza T-69/24

Marchio UE: opposizione PUMA e assenza di nesso tra i segni

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea resa nel quadro di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione. Il caso riguarda il conflitto tra il marchio anteriore notorio PUMA e il segno figurativo richiesto da Puma Srl per prodotti e servizi di isolamento acustico, costruzione e progettazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Puma Srl aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per beni e servizi delle classi 17 e 42, relativi in particolare a schermi acustici, materiali per l’isolamento e servizi di progettazione e consulenza in materia di interni e pianificazione di ambienti. Puma SE ha proposto opposizione invocando il proprio marchio figurativo anteriore PUMA, registrato per abbigliamento, calzature e copricapi, del quale era rivendicata la notorietà.

La Divisione di opposizione aveva respinto in parte l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando l’assenza di un nesso tra i segni considerati i mercati molto diversi, i pubblici differenti e la mancanza di elementi idonei a dimostrare un indebito vantaggio o un pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore.

Normativa rilevante

La questione è stata esaminata alla luce dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 263 TFUE come base del ricorso di annullamento e gli articoli 126 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, rispettivamente per la decisione con ordinanza motivata in caso di manifesta infondatezza e per la ripartizione delle spese.

Quadro giuridico dell’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ricorda che la tutela rafforzata del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, presuppone condizioni cumulative:

• registrazione del marchio anteriore;
• identità o somiglianza tra i segni;
• notorietà del marchio anteriore nell’Unione;
• uso senza giusto motivo del segno posteriore idoneo a trarre indebito vantaggio o a recare pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

La Corte precisa che i tre tipi di pregiudizio evocati dalla norma presuppongono, in ogni caso, un certo grado di somiglianza tale da far sì che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni, pur senza confonderli.

Analisi del Tribunale sul nesso tra i segni

Il Tribunale non contesta le premesse della Commissione di ricorso: il pubblico pertinente per i prodotti e servizi richiesti è composto principalmente da professionisti e imprese dei settori costruzione e ingegneria acustica, con livello di attenzione superiore alla media; il pubblico del marchio anteriore è invece il grande pubblico, in particolare consumatori interessati alla moda e allo sport, con attenzione media. Inoltre, la reputazione del marchio PUMA è stata riconosciuta come molto elevata nell’Unione, soprattutto in Germania e Italia, e i segni presentano una forte somiglianza visiva, fonetica e identità concettuale.

Tuttavia, il Tribunale conferma che ciò non basta. La valutazione del nesso deve essere globale e dipende anche da:

• natura dei beni e servizi;
• grado di vicinanza o distanza tra i mercati;
• pubblico di riferimento;
• forza della reputazione del marchio anteriore;
• distintività del marchio anteriore;
• eventuale rischio di confusione.

Nel caso concreto, i prodotti e servizi del marchio richiesto appartengono a un settore tecnico-specialistico, distribuito tramite canali industriali e business-to-business, regolato da standard specifici in materia di isolamento, sicurezza e costruzione. I prodotti del marchio PUMA, invece, appartengono al settore moda-sportivo, rivolto al pubblico generale e distribuito tramite canali retail ed e-commerce. Secondo il Tribunale, il mercato tecnico dell’acustica e delle costruzioni non ha alcun punto di contatto reale con quello dell’abbigliamento sportivo e fashion.

Il Tribunale aggiunge che:

• l’eventuale sovrapposizione parziale dei pubblici non è sufficiente, da sola, a fondare il nesso;
• non è una prassi commerciale comune la cooperazione tra marchi in settori tanto diversi;
• la ricorrente non ha prodotto prove concrete di accordi di collaborazione o di licenza rilevanti;
• l’alta notorietà del marchio anteriore non equivale a protezione assoluta per qualsiasi categoria di prodotti o servizi.

Esclusione del pregiudizio e dell’indebito vantaggio

Poiché manca il nesso mentale tra i segni, viene meno anche il presupposto per ravvisare un indebito vantaggio o un pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio PUMA. Il Tribunale afferma che, in assenza di quel collegamento preliminare, l’uso del marchio richiesto non può essere considerato idoneo a sfruttare o danneggiare il marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5.

Decisione e spese

Il ricorso è quindi respinto in quanto manifestamente infondato in diritto, senza necessità di ulteriori atti istruttori e senza esaminare la ricevibilità di alcuni allegati. Quanto alle spese, Puma SE è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Puma Srl; EUIPO sopporta le proprie spese poiché non vi è stata udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principio affermato

La notorietà molto elevata di un marchio anteriore non comporta una tutela automatica contro qualsiasi segno successivo simile: per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 occorre comunque dimostrare, globalmente e in concreto, che il pubblico pertinente stabilisce un nesso tra i segni. Se i prodotti e servizi sono destinati a mercati radicalmente diversi e a pubblici distinti, e non emergono elementi concreti di collegamento commerciale, l’opposizione deve essere respinta.