Cassazione Civile, Sentenza n. 22307/2023 del 25/07/2023

Esito

La controversia

Il Ministero ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione dei Ricorsi che aveva accolto l'opposizione di Evonik alla domanda di registrazione del marchio verbale "Aerosilex" presentata da Basic Co. S.r.l., ordinando all'UIBM di respingere totalmente la domanda per tutte le classi richieste. Il motivo principale del ricorso era la violazione e falsa applicazione delle norme relative alla valutazione del preuso del marchio anteriore (Aerosil) e la contestazione del fatto che la Commissione avrebbe errato proseguendo l'accertamento di confondibilità anche per le classi 17 e 19, pur essendo il marchio anteriore registrato solo per la classe 01.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso del Ministero. In via preliminare ha rigettato l'eccezione sulla nullità della procura di Evonik e ha respinto l'eccezione di carenza di interesse del Ministero ad impugnare, riconoscendo al Ministero legittimazione ad impugnare per la tutela dell'interesse pubblico alla correttezza della registrazione. Sul merito ha invece ritenuto fondato l'accertamento della Commissione: l'uso provato da Evonik riguarda prodotti rientranti nella classe 01 per i quali il marchio Aerosil è registrato; l'art. 178, comma 4, c.p.i. richiede la verifica dell'uso rispetto ai prodotti per i quali è registrato il marchio anteriore e la confondibilità può essere valutata anche con riferimento a prodotti affini appartenenti ad altre classi (qui classi 17 e 19) richieste nella nuova domanda. Perciò la registrazione di "Aerosilex" è stata negata per le classi 17 e 19 per confondibilità con Aerosil. Il Ministero è stato condannato a rifondere a Evonik le spese di lite, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) più spese forfettarie.

Norme richiamate

• art. 136-terdecies c.p.i.

  “1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Si applica l'articolo 373 del codice di procedura civile. 3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell'articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell'evento.”

  La disposizione è letta in senso ampio: non limita i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione alle sole parti private, consentendo anche all'UIBM/Ministero di impugnare le sentenze della Commissione per tutelare l'interesse pubblico alla correttezza delle registrazioni

• art. 178, comma 4 c.p.i.

  L'uso del marchio anteriore deve essere valutato con riguardo ai prodotti per i quali il marchio è registrato; la prova d'uso rileva rispetto alla registrazione esistente e la confondibilità può estendersi a prodotti affini richiesti nella nuova domanda anche se appartenenti a classi diverse

• art. 135 c.p.i.

  I provvedimenti dell'UIBM possono essere impugnati davanti alla Commissione dei Ricorsi: la Commissione è organo di giurisdizione speciale, autonoma rispetto all'Amministrazione

• artt. 136 - 136-terdecies c.p.i.

  Regolano il procedimento davanti alla Commissione dei Ricorsi e il regime di impugnabilità delle sue sentenze; delineano un procedimento con caratteristiche autonome e rimandi al codice di procedura civile

• art. 176 e 177 c.p.i.

  Disciplina dell'opposizione alla registrazione: il procedimento e i soggetti legittimati ad opporsi alla pubblicazione delle domande registrabili

• art. 360 c.p.c. (numeri da 1 a 5)

  Elenca i motivi di ricorso per cassazione richiamati dall'art. 136-terdecies per valutare i presupposti di ammissibilità del ricorso

• Regole europee e giurisprudenza UE (citazioni riferite)

  Riferimenti testuali: art. 172 Regolamento di procedura del Tribunale UE; art. 69, par.1 Regolamento (UE) 2017/1001

  La disciplina comunitaria mostra problematiche analoghe circa la qualità processuale dell'Ufficio: il diritto UE esclude talvolta che l'Ufficio sia parte sostanziale ma prevede strumenti (osservazioni, diritto di tribuna) per tutelare interessi generali; il confronto rafforza l'interpretazione italiana che riconosce all'UIBM/MiMA legittimazione ad agire in sede di cassazione

Massime di principio

• Il Ministero / UIBM ha legittimazione a impugnare le sentenze della Commissione dei Ricorsi per tutelare l'interesse pubblico alla correttezza delle procedure di registrazione; l'interesse del Ministero è distinto da quello delle parti private
• Nella valutazione del preuso del marchio anteriore, rileva l'uso rispetto ai prodotti per i quali il marchio è registrato (non solo rispetto ai prodotti identici richiesti nella nuova domanda)
• La confondibilità può estendersi a prodotti affini appartenenti a classi merceologiche diverse se esiste affinità commerciale e sovrapposizione di fasce di mercato tra i prodotti effettivamente usati con il marchio anteriore e quelli oggetto della nuova domanda
• La Commissione dei Ricorsi è un organo autonomo e il suo accertamento di fatto (sull'uso o sulla confondibilità) è sindacabile in Cassazione nei limiti dei motivi di diritto; contestazioni di fatto richiedono dimostrazione di errore nella valutazione probatoria
• In procedimenti di opposizione alla registrazione, la parte opponente deve provare l'uso del marchio anteriore rispetto alla registrazione; il richiedente deve dimostrare la non confondibilità rispetto ai prodotti contestati
• Chi valuta un'iniziativa simile dovrà: verificare la portata della registrazione anteriore (classi/prodotti), raccogliere prova concreta d'uso sui prodotti registrati, documentare la somiglianza/affinità merceologica e considerare il rischio di dover sostenere le spese di lite in caso di soccombenza