Tribunale, Sentenza T-389/16

Marchio dell’Unione europea MONTORSI F. & F.: nullità e accordo di coesistenza

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina l’incidenza di un accordo privato di coesistenza su una domanda di nullità fondata su un marchio anteriore e sul rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2007 è stata depositata la domanda di registrazione del segno denominativo MONTORSI F. & F. per prodotti della classe 29. Nel 2010 Casa Montorsi Srl ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE sulla base del proprio marchio nazionale anteriore Casa Montorsi, invocando il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di annullamento ha accolto la domanda solo in parte, dichiarando nullo il marchio per alcuni prodotti, in particolare quelli della sottoclasse "carne, pesce, pollame e selvaggina; uova". Ha ritenuto provato l’uso del marchio anteriore solo per "prosciutti, salumi e insaccati" e ha escluso che l’accordo di coesistenza invocato da AIA costituisse un consenso espresso ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

AIA ha impugnato tale decisione dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO, che ha respinto il ricorso, affermando che l’accordo non dimostrava un consenso espresso alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione europea e che non era stata provata una coesistenza dei segni fondata sull’assenza di confusione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è chiamato a verificare due profili principali:

• se l’accordo privato del 4 maggio 2000 valesse come consenso espresso del titolare del diritto anteriore alla registrazione del marchio UE contestato, così da impedire la nullità ex articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
• se, ai fini dell’esclusione del rischio di confusione, la ricorrente potesse limitarsi a invocare la coesistenza dei marchi in Italia senza dimostrare che tale coesistenza derivava dall’assenza di confusione nel pubblico di riferimento.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ragionamento del Tribunale sul consenso espresso

Il Tribunale ribadisce che il consenso richiesto dall’articolo 53, paragrafo 3, deve essere espresso. Un accordo di coesistenza può rilevare solo se consente di desumere in modo chiaro che il titolare del diritto anteriore ha consentito alla registrazione del marchio contestato.

Nel caso concreto, l’accordo richiamava una controversia italiana, menzionava segni e registrazioni italiani e si riferiva ai marchi e ai segni distintivi "sino ad ora" registrati o utilizzati. Tuttavia:

• non citava il segno MONTORSI F. & F.;
• non conteneva riferimenti al marchio dell’Unione, né alla registrazione a livello UE;
• appariva circoscritto al contesto italiano e ai segni esistenti alla data del 4 maggio 2000.

Di conseguenza, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso: dall’accordo non emerge un consenso espresso alla registrazione del marchio MONTORSI F. & F. come marchio dell’Unione europea. La ricorrente non può estendere il significato dell’accordo oltre i suoi termini letterali.

Il Tribunale aggiunge che il fatto che l’accordo valesse per l’Italia non implica un consenso automatico alla registrazione UE. La registrazione come marchio dell’Unione ha una portata territoriale ben più ampia rispetto a un marchio nazionale e, in assenza di un consenso espresso specifico, il titolare del diritto anteriore conserva la facoltà di far valere la nullità.

Ragionamento del Tribunale sul rischio di confusione e sulla coesistenza

Quanto al primo motivo, il Tribunale ricorda la propria giurisprudenza secondo cui la coesistenza di marchi sul mercato può eventualmente incidere sulla valutazione del rischio di confusione, ma solo se la parte che la invoca dimostra che tale coesistenza è effettivamente dovuta all’assenza di confusione presso il pubblico di riferimento, e che l’uso concomitante sia stato sufficientemente prolungato e comprovato.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito tale prova. Il Tribunale ritiene quindi corretto richiedere non solo la dimostrazione della coesistenza, ma anche quella del fatto che la coesistenza si fondasse sull’assenza di confusione, eventualmente mediante prove come sondaggi o dichiarazioni di associazioni di consumatori.

Il Tribunale respinge inoltre l’argomento secondo cui gli impedimenti relativi alla registrazione tutelerebbero soltanto interessi privati: anche prescindendo da tale impostazione, nel caso concreto mancava comunque il consenso espresso richiesto dall’articolo 53, paragrafo 3.

Riferimenti giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale richiama, in particolare:

• sentenza del 3 giugno 2015, PENSA PHARMA e pensa, T-544/12 e T-546/12, sulla necessità di un consenso espresso e sull’impossibilità di estendere un accordo di coesistenza oltre il suo ambito;
• sentenze GRUPO SADA, Top iX, LIFE BLOG e ASTALOY, in tema di coesistenza dei marchi e prova dell’assenza di confusione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di AIA. Conferma quindi la decisione impugnata dell’EUIPO e condanna la ricorrente alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La pronuncia afferma due principi operativi di rilievo:

• un accordo di coesistenza non produce effetti ostativi alla domanda di nullità di un marchio UE se non contiene un consenso espresso, chiaro e specifico alla registrazione del marchio contestato come marchio dell’Unione;
• la coesistenza dei segni non basta da sola a escludere il rischio di confusione: occorre provare che essa sia dipesa dall’assenza di confusione nel pubblico interessato.