Direttiva 2016/943

Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate

La direttiva mira ad armonizzare in modo minimo la tutela dei segreti commerciali nel mercato interno, rispondendo alle forti divergenze tra ordinamenti nazionali e all'esigenza di garantire rimedi civili comparabili ed effettivi contro acquisizione, uso e divulgazione illeciti. Il testo bilancia la protezione dell'innovazione e degli investimenti delle imprese con la salvaguardia di libertà fondamentali, interesse pubblico, mobilità dei lavoratori, concorrenza e trasparenza.

Finalità e impostazione generale

La direttiva si fonda sull'articolo 114 TFUE e persegue il corretto funzionamento del mercato interno mediante un livello comune di protezione dei segreti commerciali. Il legislatore europeo chiarisce che il segreto commerciale non attribuisce un diritto esclusivo sul know-how: restano lecite la scoperta indipendente e, in linea generale, il reverse engineering di un prodotto lecitamente acquisito, salvo diverse pattuizioni contrattuali o limiti di legge.

La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità, consentendo standard più elevati di protezione, purché siano rispettate le garanzie espressamente previste, in particolare quelle relative a libertà fondamentali, diritti della difesa, proporzionalità e tutela dei terzi.

Ambito di applicazione e definizioni

L'oggetto è la tutela contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali. La definizione di segreto commerciale richiede cumulativamente tre elementi:

• segretezza, nel senso che l'informazione non sia generalmente nota o facilmente accessibile a chi normalmente si occupa di quel tipo di informazioni;
• valore commerciale in quanto segreta;
• misure ragionevoli adottate dal detentore per mantenerla segreta.

Sono rilevanti anche le definizioni di detentore del segreto commerciale, autore della violazione e merci costituenti violazione. Restano fuori dalla tutela, in particolare, le informazioni trascurabili, l'esperienza e le competenze acquisite onestamente dai dipendenti nel normale svolgimento del lavoro, nonché quanto sia già generalmente noto o facilmente accessibile.

Acquisizione, uso e divulgazione leciti e illeciti

La direttiva elenca le modalità lecite di acquisizione, tra cui scoperta o creazione indipendente, osservazione o studio di un prodotto messo lecitamente a disposizione del pubblico, esercizio dei diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti e, più in generale, ogni pratica conforme alle leali pratiche commerciali. È lecito anche ciò che sia richiesto o autorizzato dal diritto UE o nazionale.

Sono invece illeciti l'accesso non autorizzato, l'appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, materiali, sostanze o file elettronici contenenti il segreto, nonché l'utilizzo o la divulgazione senza consenso da parte di chi abbia acquisito il segreto illecitamente, violi obblighi di riservatezza o limiti contrattuali. La disciplina copre anche l'acquisizione successiva da parte di chi sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'origine illecita e le attività su merci costituenti violazione quando il soggetto era consapevole dell'uso illecito del segreto.

Eccezioni e salvaguardie

Le azioni di tutela devono essere respinte in una serie di ipotesi tipiche, tra cui:

• esercizio della libertà di espressione e informazione, inclusa la libertà e il pluralismo dei media;
• divulgazione per far emergere condotte scorrette, irregolarità o illeciti, quando il convenuto agisce per proteggere l'interesse pubblico generale;
• divulgazione nell'ambito delle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori;
• tutela di un legittimo interesse riconosciuto dal diritto UE o nazionale.

Il testo ribadisce inoltre che la direttiva non può essere utilizzata per limitare la mobilità dei lavoratori né per imporre ai dipendenti vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto dell'Unione o nazionale.

Rimedi civili, proporzionalità e abuso del processo

Gli Stati membri devono assicurare misure, procedure e strumenti di tutela civili effettivi, equi, non eccessivamente complessi o costosi, e capaci di produrre effetti dissuasivi. Tutto il sistema deve essere applicato in modo proporzionato e con garanzie contro gli abusi.

Se la domanda è manifestamente infondata o proposta in modo abusivo o in malafede, il giudice può applicare misure come il risarcimento del danno al convenuto, sanzioni contro l'attore o pubblicazione della decisione. La direttiva permette di separare tali procedimenti dal giudizio principale.

Prescrizione

La direttiva non armonizza in dettaglio la prescrizione, ma impone agli Stati membri di stabilire termini e regole chiare su decorrenza, sospensione e interruzione. Il termine massimo non può superare sei anni.

Tutela della riservatezza nel contenzioso

Uno dei nuclei più rilevanti per la pratica forense è la protezione del segreto commerciale nel corso del processo. Le parti, i loro difensori, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e gli altri soggetti che accedano agli atti non possono usare o rivelare i segreti commerciali qualificati come riservati dal giudice.

Le autorità giudiziarie devono poter adottare misure quali:

• accesso ristretto a documenti contenenti segreti commerciali;
• accesso limitato alle udienze e alle registrazioni;
• pubblicazione delle decisioni in versione non riservata, con oscuramento delle parti sensibili.

Il numero di persone autorizzate all'accesso deve essere il minimo necessario e includere almeno una persona fisica per parte e i rispettivi avvocati o altri rappresentanti. Il trattamento dei dati personali resta soggetto alla direttiva 95/46/CE.

Misure provvisorie e cautelari

In presenza di una domanda del detentore, il giudice può ordinare provvisoriamente:

• cessazione o divieto di uso/divulgazione;
• divieto di produzione, offerta, commercializzazione, utilizzo, importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione;
• sequestro o consegna delle merci sospette.

In alternativa, può consentire la prosecuzione dell'uso illecito subordinandolo a garanzie idonee ad assicurare il risarcimento. La divulgazione del segreto contro garanzia è esclusa. Le misure cautelari richiedono prova sufficiente dell'esistenza del segreto, della titolarità e dell'illecito o della minaccia di illecito, e devono essere revocate se l'attore non promuove il giudizio di merito entro il termine fissato o, in mancanza, entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, se più lungo.

Misure definitive, misure correttive e alternative

Dopo una decisione di merito che accerti l'illecito, il giudice può ordinare:

• cessazione o divieto di uso/divulgazione;
• divieti sulle merci costituenti violazione;
• misure correttive sulle merci;
• distruzione o consegna dei supporti che incorporano il segreto.

Le misure correttive comprendono il richiamo dal mercato, l'eliminazione delle qualità che rendono le merci violative e, in alternativa alla distruzione, il ritiro dal mercato quando compatibile con la tutela del segreto. Le spese sono in linea di principio a carico dell'autore della violazione.

La direttiva prevede anche una tutela alternativa per il terzo in buona fede che abbia acquisito il segreto senza sapere dell'origine illecita: può essere riconosciuto un indennizzo, purché l'esecuzione delle misure sarebbe sproporzionata e l'indennizzo sia ragionevolmente soddisfacente. L'importo non può superare i diritti che sarebbero stati dovuti per un uso autorizzato.

Risarcimento del danno e pubblicità delle decisioni

Il risarcimento deve coprire il pregiudizio effettivo subito dal detentore del segreto e tiene conto di lucro cessante, profitti illeciti e, se del caso, danno morale. In alternativa, il giudice può liquidare una somma forfettaria basata almeno sui diritti che sarebbero stati dovuti per l'autorizzazione all'uso.

Gli Stati membri possono limitare la responsabilità dei dipendenti per danni involontari. È inoltre possibile ordinare la pubblicazione delle decisioni, anche per estratto, a spese dell'autore della violazione, con tutela della riservatezza e valutazione della proporzionalità, specialmente quando siano coinvolte persone fisiche.

Sanzioni, cooperazione e monitoraggio

Le autorità giudiziarie devono poter sanzionare chi non ottempera alle misure adottate ai sensi degli articoli 9, 10 e 12, incluse penalità di mora. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Per favorire l'applicazione uniforme, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per lo scambio di informazioni con la Commissione e gli altri Stati membri. È previsto inoltre un monitoraggio dell'efficacia della disciplina attraverso relazioni dell'EUIPO e della Commissione.

Recepimento e termini

Il termine di recepimento è fissato all'9 giugno 2018. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate e includere un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e i destinatari sono gli Stati membri.

Profili di rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché:

• richiede policy interne di protezione dei segreti commerciali e prove documentali delle misure "ragionevoli" di riservatezza;
• rafforza l'azione civile in via cautelare e di merito contro appropriazione di know-how e informazioni sensibili;
• impone attenzione alla gestione processuale della riservatezza, anche nella produzione documentale e nelle udienze;
• incide sulla redazione di clausole contrattuali di confidenzialità, non concorrenza e limiti d'uso;
• lascia agli Stati membri il compito di disciplinare dettagli procedurali, prescrizione entro il limite massimo di sei anni e eventuali limitazioni di responsabilità dei dipendenti, con conseguente necessità di verificare il diritto interno di recepimento.