Tribunale, Ordinanza T-719/22

Opposizione tra HERZO e HERNO: rischio di confusione nel marchio UE

Si tratta di un ricorso per annullamento proposto da Puma SE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo HERZO. La causa riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e si conclude con un’ordinanza del Tribunale che dichiara il ricorso manifestamente infondato.

Fatti e procedimento amministrativo

Puma aveva chiesto il 11 febbraio 2020 la registrazione del segno denominativo HERZO per prodotti delle classi 18, 25 e 28 della classificazione di Nizza. Herno SpA ha proposto opposizione fondandosi su un marchio figurativo UE anteriore HERNO, registrato per prodotti delle classi 18 e 25. L’opposizione era basata sul motivo relativo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione il 17 dicembre 2021. La commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso di Puma con decisione del 19 luglio 2022, ritenendo che esistesse un rischio di confusione, almeno per il pubblico spagnolo.

Domande sollevate dinanzi al Tribunale

La ricorrente contestava in sostanza tre profili della decisione amministrativa:

• la definizione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione, sostenendo che i prodotti del marchio anteriore sarebbero di fascia lusso e richiederebbero un’attenzione superiore alla media;
• il raffronto dei prodotti, in particolare tra i prodotti della classe 28 del marchio richiesto e quelli della classe 25 del marchio anteriore;
• il raffronto dei segni, negando la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra HERZO e HERNO.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

Viene ribadito il criterio della valutazione globale, fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni e sui fattori rilevanti del caso, in particolare sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti. Il Tribunale richiama anche il principio per cui identità/somiglianza dei segni e identità/somiglianza dei prodotti sono condizioni cumulative.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il pubblico di riferimento è il grande pubblico e che il suo livello di attenzione è medio. Respinge l’argomento secondo cui il marchio anteriore riguarderebbe beni di lusso: nella procedura di opposizione conta la descrizione dei prodotti nel registro, non l’uso effettivo o il posizionamento commerciale concreto. Poiché dalla descrizione dei prodotti del marchio anteriore non emerge alcuna indicazione di beni costosi o di fascia alta, essi possono appartenere a qualunque fascia di mercato.

Il Tribunale osserva anche che la commissione di ricorso poteva concentrarsi, per ragioni di economia procedurale, sulla percezione del pubblico spagnolo, senza commettere errore.

Raffronto dei prodotti

Quanto ai prodotti delle classi 18 e 25, il Tribunale conferma che essi sono in parte identici e in parte simili, rilevando che tale conclusione non era seriamente contestata.

Per i prodotti della classe 28 del marchio richiesto, il Tribunale approva il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui esiste almeno un basso grado di somiglianza con i prodotti della classe 25 del marchio anteriore. In particolare, la classe 25 del marchio anteriore comprende abbigliamento sportivo e articoli specificamente utilizzabili in diverse discipline sportive, mentre i prodotti della classe 28 del marchio richiesto sono complementari a tale abbigliamento, sono destinati a essere usati insieme nella pratica sportiva e possono essere venduti nei medesimi canali commerciali o negli stessi negozi specializzati.

Il Tribunale sottolinea che precedenti amministrativi dell’EUIPO non vincolano la commissione di ricorso e che la legalità delle sue decisioni deve essere valutata unicamente alla luce del regolamento 2017/1001. Ritiene sufficiente la motivazione fornita dalla commissione di ricorso.

Raffronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma l’elevato grado di somiglianza tra HERZO e il marchio figurativo HERNO. I segni hanno la stessa struttura e la stessa lunghezza, condividono quattro lettere su cinque nella medesima posizione e differiscono solo per la quarta lettera. La stilizzazione del marchio anteriore è considerata meramente decorativa e non idonea a distogliere l’attenzione del pubblico dall’elemento denominativo.

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma che i segni sono altamente simili, perché coincidono nella pronuncia di quattro lettere su cinque e presentano ritmo e intonazione molto simili, essendo identica la sequenza vocalica. Le obiezioni della ricorrente sulla diversa accentazione e sul diverso ruolo delle lettere n e z non sono ritenute sufficientemente argomentate.

Sul piano concettuale, il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il confronto non è possibile per il pubblico spagnolo, poiché non è dimostrato che tale pubblico attribuisca ai segni un significato geografico specifico.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che la combinazione tra:

• somiglianza elevata dei segni;
• identità o somiglianza dei prodotti;
• distintività normale del marchio anteriore; porta correttamente alla conclusione che sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Sono respinti anche gli argomenti della ricorrente relativi alla mancata azione difensiva contro marchi registrati in Francia e alla pretesa esistenza di altri marchi simili: tali elementi sono considerati irrilevanti o comunque non idonei a incidere sull’esame del caso concreto, che deve essere rigoroso e individualizzato.

Dispositivo e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia ribadisce che, nelle opposizioni davanti all’EUIPO, non conta il posizionamento commerciale effettivo dei beni ma la loro descrizione nel registro. Conferma inoltre che una lieve differenza tra segni composti da lettere molto simili può non bastare a escludere il rischio di confusione quando i prodotti sono in parte identici o complementari e la somiglianza visiva e fonetica è elevata.