Tribunale, Sentenza T-26/20

Marchio UE verbale "FOREX": invalidità parziale per carattere descrittivo

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Forex Bank AB contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la dichiarazione di nullità parziale del marchio verbale UE "FOREX". La controversia concerne alcuni prodotti delle classi 9 e 16, rispetto ai quali il segno è stato ritenuto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

Fatti e procedimento amministrativo

Forex Bank AB aveva chiesto la registrazione del segno verbale "FOREX" come marchio UE nel 2006. Il marchio era stato registrato nel 2010 e rinnovato nel 2015. Nel 2016 Coino UK Ltd aveva presentato domanda di nullità totale sulla base degli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafi 1, lettere b), c) e d), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.

La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda solo in parte, dichiarando nullo il marchio per alcuni prodotti delle classi 9 e 16. La seconda commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello di Forex Bank e confermato che il segno era descrittivo per tali prodotti.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 25 gennaio 2006, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 40/94. I richiami operati nella decisione impugnata al regolamento n. 2017/1001 dovevano quindi essere intesi come riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 40/94, identiche nel contenuto.

Le disposizioni centrali sono state:

• articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, relativo ai segni descrittivi;
• articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sulla rilevanza anche di una parte dell’Unione;
• articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sullo scioglimento/nullità per contrasto con l’articolo 7.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto un solo motivo, formulato come violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94. In sostanza, ha contestato:

• la valutazione del livello di attenzione del pubblico pertinente;
• la valutazione del significato del termine "forex";
• l’esistenza di un nesso descrittivo tra il segno e i prodotti delle classi 9 e 16.

Ricevibilità di taluni documenti prodotti in giudizio

L’EUIPO aveva eccepito l’inammissibilità di due studi allegati per la prima volta al ricorso, relativi alla percezione del termine "forex" in Finlandia e Danimarca. Il Tribunale ha accolto l’eccezione: la legittimità della decisione della commissione di ricorso deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili al momento della sua adozione, e non possono essere presi in considerazione documenti nuovi non presenti nel fascicolo amministrativo.

Valutazione del pubblico pertinente e del grado di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente sia i professionisti sia il pubblico generale, con un livello di attenzione medio per il pubblico generale, più elevato per i professionisti, e particolarmente alto per alcuni prodotti tecnici della classe 9. Il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il settore dei servizi finanziari imporrebbe, per analogia, un livello di attenzione più alto: i prodotti controversi non erano servizi, e la comparazione proposta non era pertinente.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che il grado di attenzione del pubblico non è decisivo per escludere il carattere descrittivo del segno. Ciò che rileva è l’esistenza di un legame diretto e specifico tra segno e prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente la descrizione di una caratteristica del prodotto.

Significato del termine "forex"

Il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il termine "forex" è percepito come abbreviazione di "foreign exchange market; foreign exchange" da professionisti quali trader, operatori economici ed esperti, nonché da una parte del pubblico anglofono. Non era necessario che tale significato fosse noto a tutto il pubblico rilevante: è sufficiente che il motivo di nullità sussista per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento.

Le indagini prodotte in giudizio non hanno inciso su tale conclusione, sia perché inammissibili, sia perché comunque limitate a due soli Stati membri e al solo pubblico generale, senza considerare il pubblico professionale né il pubblico anglofono rilevante per il segno in questione.

Carattere descrittivo per i prodotti della classe 9

Quanto ai prodotti della classe 9, il Tribunale ha condiviso la conclusione secondo cui il segno "FOREX" indica ai consumatori che i prodotti sono connessi con il cambio e il trasferimento di valuta. In particolare, i prodotti elencati erano sufficientemente specifici da poter essere usati nelle operazioni di foreign exchange.

Il Tribunale ha ritenuto che il segno descrivesse la natura e la destinazione dei prodotti, perché:

• i dispositivi per cambio denaro e cambio valuta sono direttamente collegati al foreign exchange;
• i dispositivi per prelievo e trasferimento fondi possono essere utilizzati nelle operazioni di cambio;
• computer, periferiche e software per il trasferimento di fondi possono servire a operazioni di foreign exchange;
• carte magnetiche bancarie e di debito possono avere una connessione sufficientemente diretta con operazioni di cambio e incasso valuta.

Carattere descrittivo per i prodotti della classe 16

Per la classe 16, la commissione di ricorso aveva ritenuto che "forex" fosse descrittivo sia del soggetto di "printed matter, printed information material, printed publications", sia della destinazione d’uso di "printed forms". Il Tribunale ha confermato tale impostazione.

In particolare, il segno non era percepito come indicatore di origine commerciale, ma come riferimento al tema trattato da pubblicazioni dedicate al mercato valutario. Quanto ai moduli stampati, il Tribunale ha ritenuto non contestata la conclusione secondo cui possono esistere formulari predisposti specificamente per operazioni di currency trading, sicché il segno descrive anche la loro destinazione.

Esito e spese

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso, senza dover esaminare separatamente l’ammissibilità delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Forex Bank AB è stata condannata a sopportare le spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, basta che il segno sia descrittivo per una parte non trascurabile del pubblico pertinente in una parte dell’Unione; non è necessario che tutti i consumatori comprendano il significato del segno. Se il segno indica immediatamente una caratteristica dei prodotti, come il loro tema, la loro natura o la loro destinazione, esso non può svolgere la funzione essenziale di marchio ed è quindi suscettibile di nullità.