Tribunale, Sentenza T-35/20

Opposizione a marchio UE figurativo rappresentante un "claw-like scratch"

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 novembre 2019, resa in un procedimento di opposizione tra Monster Energy Company e Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd. Oggetto del contendere era la registrazione di un marchio figurativo UE rappresentante un segno a graffi, contestato sulla base di precedenti marchi figurativi UE e di segni anteriori del Regno Unito.

Fatti e svolgimento del procedimento

Nanjing aisiyou Clothing aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti delle classi 18 e 25 e servizi della classe 35. Monster Energy aveva proposto opposizione fondandosi su cinque marchi UE anteriori e su tre segni del Regno Unito, registrati o non registrati, che rappresentavano segni grafici simili a graffi o artigli.

L’opposizione era stata proposta ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 e si basava sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 8, paragrafo 5. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione del 13 novembre 2019.

Pretese delle parti davanti al Tribunale

Monster Energy chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, l’annullamento anche della decisione della divisione di opposizione e il rigetto della domanda di registrazione del marchio contestato per tutti i prodotti e servizi. EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale doveva esaminare:

• se la commissione di ricorso avesse correttamente escluso il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
• se avesse correttamente negato la tutela rafforzata ex articolo 8, paragrafo 5, per i marchi anteriori reputati;
• se fosse corretto il rigetto dell’opposizione fondata su segni non registrati del Regno Unito ex articolo 8, paragrafo 4, alla luce del diritto inglese sul passing off.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare gli articoli 8, paragrafi 1, 2, 4 e 5, 46, 66-71, 72 e 95 del regolamento (UE) 2017/1001. Viene inoltre richiamato l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale, e il regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 7, paragrafi 2, lettera d), e 3, sulla prova del contenuto del diritto nazionale invocato in opposizione.

Valutazione del Tribunale sul rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, nonché della percezione del consumatore medio, ragionevolmente informato e attento.

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i segni fossero simili visivamente in misura molto bassa e che, per parte del pubblico, fossero concettualmente simili solo in misura bassa o non comparabili. Il Tribunale dissente: osserva che tutti i segni rappresentano tre linee verticali ondulate assai simili nella stilizzazione, idonee a richiamare artigli o graffi. Pur riconoscendo differenze di forma, posizione, colore e presenza di quattro punti nel marchio richiesto, ritiene che tali differenze siano compensate dalla forte somiglianza della stilizzazione complessiva.

Il Tribunale conclude quindi che:

• la somiglianza visiva è almeno media;
• per una parte del pubblico, anche la somiglianza concettuale è media;
• la comparazione fonetica non è possibile per un marchio puramente figurativo privo di elementi verbali.

Poiché la commissione di ricorso aveva assunto, per ragioni di economia processuale, che tutti i prodotti e servizi fossero identici, e poiché la distintività intrinseca dei marchi anteriori era media, non era possibile escludere il rischio di confusione. Il Tribunale rileva che, con identità dei prodotti e somiglianza almeno media dei segni, la decisione di esclusione del rischio di confusione era errata.

Effetti della reputazione dei marchi anteriori

Per l’articolo 8, paragrafo 5, la commissione di ricorso aveva riconosciuto la reputazione solo per alcuni marchi anteriori e solo rispetto alle energy drinks. Tuttavia, aveva fondato il proprio ragionamento sulla medesima valutazione dei segni effettuata per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Poiché tale valutazione della somiglianza dei segni era viziata da errore, anche il rigetto dell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, non poteva essere mantenuto. Il Tribunale annulla dunque la decisione anche su questo capo, senza esaminare nel merito gli ulteriori argomenti sulle altre condizioni di tale disposizione.

Opposizione fondata su diritti anteriori non registrati nel Regno Unito

Quanto all’articolo 8, paragrafo 4, il Tribunale ricorda che sono necessari quattro presupposti cumulativi: uso nel commercio, rilievo non meramente locale, acquisizione del diritto secondo il diritto nazionale applicabile e facoltà di vietare l’uso di un marchio successivo.

La divisione di opposizione e la commissione di ricorso avevano ritenuto che i segni non registrati invocati da Monster Energy fossero stati provati solo per le energy drinks e che, data la dissimilarità con i prodotti e servizi della domanda, fosse improbabile un inganno del pubblico. Il ricorrente sosteneva che, secondo il diritto inglese del passing off, non fosse necessario operare in un settore identico o affine.

Il Tribunale respinge questo motivo. Osserva che il ricorrente si era limitato a un rinvio, in nota, alla sentenza Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Ltd, senza fornire adeguata prova del contenuto del diritto nazionale rilevante, come richiesto dall’articolo 7 del regolamento delegato 2018/625. La commissione di ricorso aveva comunque considerato l’argomento e, secondo il Tribunale, aveva legittimamente ritenuto che il semplice richiamo a quella giurisprudenza non bastasse a dimostrare l’asserita irrilevanza della similarità dei settori di attività.

Potere di riforma del Tribunale

Monster Energy chiedeva anche che il Tribunale non solo annullasse la decisione, ma respingesse direttamente la domanda di marchio. Il Tribunale nega questa richiesta perché, avendo la commissione di ricorso omesso un esame specifico della somiglianza tra tutti i prodotti e servizi, il giudice non può sostituirsi per la prima volta all’EUIPO su questioni non ancora decise in modo completo in sede amministrativa.

Dispositivo

Il Tribunale:

• annulla la decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO nella parte in cui ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento 2017/1001;
• respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto alla domanda di riforma e al motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 4;
• condanna EUIPO alle spese.

Principi ricavabili

La sentenza ribadisce che, nelle opposizioni basate su marchi figurativi estremamente stilizzati, la valutazione della somiglianza deve concentrarsi sull’impressione complessiva del segno e sulla parte distintiva dominante; differenze accessorie non bastano, da sole, a escludere il rischio di confusione. Conferma inoltre che, per i marchi figurativi privi di parole, la comparazione fonetica non è pertinente e che, per invocare diritti anteriori non registrati fondati sul diritto nazionale, occorre fornire una prova adeguata del contenuto di tale diritto.