Tribunale, Sentenza T-56/20

VROOM / POP & VROOM: rischio di confusione in opposizione a marchio UE

La sentenza riguarda un ricorso proposto avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO, resa in un procedimento di opposizione tra Bezos Family Foundation e SNCF Mobilités. La controversia verte sulla registrazione del marchio verbale VROOM per software e applicazione mobile in materia di sviluppo ed educazione nella prima infanzia, opposta dal titolare del marchio francese anteriore POP & VROOM.

Fatti e svolgimento del procedimento

Bezos Family Foundation aveva depositato una domanda di marchio dell'Unione europea per il segno verbale VROOM, in classe 9, per un software mobile destinato a fornire informazioni, attività di apprendimento, attività educative e giochi nel campo dello sviluppo del bambino e dell'educazione prescolare. SNCF Mobilités aveva proposto opposizione fondandola sul marchio francese anteriore POP & VROOM, registrato per una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui computer software e applicazioni mobili.

L'opposizione era stata accolta dalla Divisione di opposizione e poi confermata dalla Commissione di ricorso, la quale aveva ravvisato un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione, il rigetto dell'opposizione e l'autorizzazione alla registrazione del marchio VROOM.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore. Ricorda inoltre l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), che include tra i marchi anteriori anche quelli registrati in uno Stato membro con data di deposito anteriore rispetto al marchio UE richiesto.

Ai fini del giudizio, il Tribunale ribadisce i criteri consolidati: valutazione globale del rischio di confusione, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante, dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, e del grado di attenzione medio del consumatore in relazione alla categoria interessata.

Pubblico rilevante

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico francese, composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, con livello di attenzione in sostanza elevato. Il Tribunale respinge l'argomento della ricorrente secondo cui i prodotti del marchio anteriore sarebbero destinati solo a consumatori interessati ad applicazioni per il trasporto o il car sharing.

In particolare, osserva che:

• il fatto che il titolare del marchio anteriore sia affiliato a una società ferroviaria non è decisivo per definire il pubblico rilevante;
• il punto e virgola nella specificazione dei prodotti separa categorie distinte all'interno della stessa classe;
• l'espressione generale "computer software" e "mobile applications" non può essere ridotta ai soli software relativi ai trasporti;
• i genitori, destinatari dell'applicazione del marchio richiesto, fanno parte del grande pubblico, mentre gli educatori, se la usano professionalmente, rientrano nel pubblico professionale.

Comparazione dei prodotti

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti coperti dal marchio richiesto fossero inclusi nei "computer software" e "mobile applications" già protetti dal marchio anteriore, e quindi identici. Il Tribunale conferma tale impostazione: la domanda VROOM riguarda un tipo specifico di software/app mobile, ma tale specificazione non esclude che il prodotto sia compreso nella categoria generale del marchio anteriore.

Il Tribunale respinge anche l'argomento fondato sulla sentenza Chartered Institute of Patent Attorneys, rilevando che eventuali carenze di chiarezza e precisione nella designazione dei prodotti del marchio anteriore nazionale non possono essere fatte valere per negarne la protezione in sede di opposizione. Inoltre, la validità del marchio nazionale anteriore non può essere rimessa in discussione nel procedimento di registrazione del marchio UE.

Comparazione dei segni

Quanto ai segni, il Tribunale conferma la somiglianza visiva e fonetica di grado medio, poiché il segno richiesto VROOM è integralmente contenuto nel marchio anteriore POP & VROOM. Il fatto che il marchio anteriore contenga più lettere, più sillabe e un segno di e commerciale tra i due elementi non è sufficiente a escludere la somiglianza globale.

Sul piano concettuale, il Tribunale corregge parzialmente l'analisi della Commissione di ricorso: rileva che l'espressione "vroom" in entrambi i segni può evocare il rumore di un motore, sicché i marchi condividono almeno in parte lo stesso concetto e presentano almeno una somiglianza concettuale media. Se anche l'elemento "pop" fosse inteso come richiamo onomatopeico e non come riferimento alla musica pop, i marchi potrebbero risultare concettualmente identici; tuttavia ciò non era decisivo nel caso concreto.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale conferma anche il carattere distintivo medio del marchio anteriore POP & VROOM. La tesi della ricorrente, secondo cui il carattere distintivo sarebbe solo debole perché i due elementi richiamano un suono di motore e il titolare è legato a un operatore ferroviario noto, viene respinta perché il marchio anteriore non è registrato soltanto per prodotti del settore trasporti, ma per software e applicazioni mobili considerati nel loro insieme.

Rischio di confusione e decisione

Applicando la regola dell'interdipendenza tra fattori, il Tribunale conclude che il rischio di confusione sussiste. A fronte dell'identità dei prodotti, della somiglianza visiva e fonetica media, della somiglianza concettuale almeno media e del carattere distintivo medio del marchio anteriore, il livello elevato di attenzione del pubblico non è sufficiente a escludere il rischio di confusione.

Il Tribunale ribadisce inoltre che non si può escludere in astratto il rischio di confusione solo perché, al momento della causa, le parti non siano concorrenti: la valutazione è prospettica e deve considerare i possibili modi di uso dei marchi. Per tali ragioni, il ricorso viene respinto integralmente e Bezos Family Foundation è condannata alle spese.

Principio affermato

In opposizione alla registrazione di un marchio UE, la presenza integrale del segno richiesto all'interno del marchio anteriore, unita all'identità dei prodotti e a una somiglianza non trascurabile dei segni, può fondare un rischio di confusione anche in presenza di un pubblico attento. La protezione del marchio anteriore non può essere limitata artificialmente dal fatto che esso copra anche prodotti o servizi di un settore specifico, se la registrazione usa formulazioni generali che ricomprendono anche i prodotti contestati.