Tribunale, Sentenza T-109/25

WARDOGS contro WATCH DOGS: rischio di confusione e diniego di registrazione del marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Bulkhead Ltd contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia verte sull'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, con riferimento ai segni denominativi WARDOGS e WATCH DOGS.

Fatti e procedimento amministrativo

Bulkhead Ltd aveva depositato il 15 giugno 2022 una domanda di registrazione del marchio UE WARDOGS per numerosi prodotti e servizi delle classi 9 e 41 della classificazione di Nizza, in particolare software, pubblicazioni digitali, giochi e servizi di intrattenimento e gaming online. Ubisoft Entertainment aveva presentato opposizione sulla base del marchio anteriore WATCH DOGS, registrato dal 2013 per prodotti e servizi delle stesse classi, compresi software di gioco, giochi online, intrattenimento ed attività editoriali. La Divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione in parte, respingendola per quasi tutti i prodotti e servizi contestati, salvo taluni articoli della classe 9 (sunglasses e accessori, decorative magnets e fridge magnets). La commissione di ricorso ha poi respinto integralmente l'impugnazione del richiedente, confermando il rischio di confusione.

Domande sottoposte al Tribunale

Il ricorrente contestava essenzialmente la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni, sostenendo che la commissione di ricorso avesse errato nella valutazione complessiva dei fattori pertinenti. Con il secondo capo di domanda chiedeva inoltre al Tribunale di ordinare la registrazione del marchio per i prodotti e servizi per cui era stata negata.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio di tutela del marchio anteriore. Ricorda inoltre che il rischio di confusione include il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Sul piano processuale, il Tribunale ribadisce di non avere, nell'ambito del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, il potere di impartire ordini alle istituzioni e agenzie dell'Unione; per questo dichiara irricevibile, per difetto di competenza, la domanda diretta a ottenere l'ordine di registrazione del marchio.

Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti/servizi

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il pubblico generale e un pubblico professionale di lingua spagnola, con livello di attenzione medio-alto. Il Tribunale rileva che il ricorrente non contestava tale definizione, né la constatazione che i prodotti e servizi interessati fossero identici o simili, in grado variabile. Il giudizio si concentra quindi sulla comparazione dei segni e sul bilanciamento complessivo dei fattori.

Comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso.

• Sul piano visivo, i segni coincidono nell'inizio "wa" e nella parte finale "dogs"; la differenza tra "war" e "watch" non elimina la somiglianza complessiva. Il fatto che il consumatore presti spesso maggiore attenzione all'inizio del segno non consente, da solo, di sovvertire l'esito della comparazione globale.
• Sul piano fonetico, i segni condividono il suono iniziale "wa" e la parte finale pronunciata "dogs"; le differenze nella consonante centrale non escludono una somiglianza almeno media.
• Sul piano concettuale, il termine comune "dogs" è compreso dal pubblico dell'Unione come plurale di "dog". La commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico spagnolofono potesse percepire WARDOGS come riferimento letterale a cani in contesto militare e WATCH DOGS come "cani da guardia"; il Tribunale ritiene non erronea la conclusione secondo cui i segni evocano entrambi l'idea di cani e possono avere connotazioni simili.

Rischio di confusione: interdipendenza dei fattori

Richiamando la giurisprudenza Canon e altre decisioni consolidate, il Tribunale sottolinea che una minore somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensata da una maggiore somiglianza tra i segni e viceversa. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva valorizzato: identità o somiglianza dei prodotti e servizi, somiglianza visiva e fonetica almeno media, somiglianza concettuale almeno bassa e capacità distintiva media del marchio anteriore. Il Tribunale respinge le obiezioni del ricorrente secondo cui le differenze concettuali avrebbero dovuto neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche. Osserva che non ricorrono i presupposti per un'efficace controbilanciatura concettuale, poiché i segni non sono concettualmente dissimili: al contrario, possono essere percepiti come evocativi di "war dogs" e "watch dogs". Né è fondata la censura secondo cui la commissione avrebbe attribuito un peso eccessivo al termine comune "dogs", perché tale valutazione deriva dalla considerazione del significato complessivo dei segni.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Bulkhead Ltd, confermando la decisione dell'EUIPO che aveva negato la registrazione del marchio WARDOGS per rischio di confusione con WATCH DOGS. Accoglie però l'eccezione di incompetenza sul secondo capo di domanda, relativo all'ordine di registrazione, e dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di celebrazione dell'udienza, udienza che non si è tenuta.

Principi ricavabili

La sentenza ribadisce che, in presenza di prodotti e servizi identici o simili, la somiglianza anche solo media sul piano visivo e fonetico, unita a una somiglianza concettuale minima ma reale, può bastare a integrare il rischio di confusione. Conferma inoltre che il Tribunale, in sede di ricorso per annullamento, non può ordinare all'EUIPO di procedere alla registrazione del marchio, potendo soltanto annullare o respingere la decisione impugnata.