Corte di giustizia, Sentenza C-642/16

Esaurimento del diritto di marchio e importazione parallela di dispositivi medici con etichetta aggiuntiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di marchi UE e importazioni parallele di dispositivi medici. La Corte è stata chiamata a chiarire se, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio possa opporsi alla commercializzazione di un prodotto sanitario importato in parallelo quando l’importatore si sia limitato ad applicare una piccola etichetta aggiuntiva sulla confezione originaria.

Fatti e procedimento principale

La Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG è titolare del marchio UE "Debrisoft" per prodotti sanitari, cerotti e medicazioni. La Junek Europ-Vertrieb GmbH, con sede in Austria, importava in Germania tali prodotti acquistati in Austria e vi apponeva un’etichetta esterna contenente i dati dell’importatore, un codice a barre e un numero farmacologico centrale.

La confezione originaria non veniva aperta, il marchio restava visibile e l’etichetta era collocata su una parte non stampata dell’imballaggio. La titolare del marchio agiva in giudizio sostenendo che tale condotta violasse il suo diritto di marchio. I giudici tedeschi di merito le davano ragione, e la causa arrivava in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.

Quadro normativo

La Corte richiama l’articolo 13 del regolamento n. 207/2009, che disciplina l’esaurimento del diritto conferito dal marchio dell’Unione europea:

• il paragrafo 1 prevede che il titolare non può vietare l’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nell’Unione da lui o con il suo consenso;
• il paragrafo 2 consente l’opposizione alla successiva commercializzazione quando esistano motivi legittimi, in particolare se lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo l’immissione in commercio.

Il giudice del rinvio richiama inoltre l’articolo 36 TFUE e la giurisprudenza sui medicinali riconfezionati, nonché l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 89/104/CEE, di contenuto equivalente alla norma del regolamento.

Questione pregiudiziale

Il Bundesgerichtshof chiede sostanzialmente se i principi sviluppati dalla Corte nei casi relativi al riconfezionamento di medicinali importati parallelamente siano trasponibili ai dispositivi medici e se, quindi, l’apposizione di un’etichetta aggiuntiva sull’imballaggio originario consenta al titolare di opporsi alla rivendita.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che la funzione essenziale del marchio è garantire la provenienza del prodotto e che il riconfezionamento non autorizzato può incidere su tale garanzia. Nei casi relativi ai medicinali, la giurisprudenza aveva elaborato condizioni rigorose che limitano l’opposizione del titolare quando il riconfezionamento sia necessario per evitare una compartimentazione artificiosa dei mercati e siano rispettati i legittimi interessi del titolare.

Tuttavia, la Corte osserva che le cause precedenti sui medicinali riguardavano interventi più invasivi: apertura dell’imballaggio originario, sostituzione o modifica della confezione e inserimento di fogli illustrativi in lingua diversa. Nel caso di specie, invece:

• la confezione originaria non è stata aperta;
• il prodotto non è stato riconfezionato;
• è stata applicata soltanto una piccola etichetta su una parte non stampata;
• il marchio resta visibile;
• l’etichetta indica semplicemente chi è l’importatore e le sue coordinate, oltre a dati logistici.

Secondo la Corte, una simile operazione non costituisce riconfezionamento nel senso della giurisprudenza sui medicinali e non pregiudica, di per sé, l’oggetto specifico del marchio. Non vi è quindi un motivo legittimo che consenta al titolare di opporsi alla commercializzazione successiva.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi alla successiva commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno e interno originario quando sia stata apposta un’etichetta aggiuntiva che, per contenuto, funzione, dimensioni, presentazione e collocazione, non presenta rischi per la garanzia di provenienza del prodotto.

Principi applicabili ai professionisti

La sentenza distingue nettamente tra:

• vero e proprio riconfezionamento, che può giustificare l’opposizione del titolare salvo il rispetto delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza;
• semplice etichettatura aggiuntiva su confezione originaria integra, che normalmente rientra nell’esaurimento del diritto di marchio se non altera la funzione distintiva del segno.

Per gli operatori dell’importazione parallela, il punto decisivo è la conservazione della confezione originaria e dell’integrità della garanzia di provenienza. Per i titolari di marchi, la mera presenza di un’etichetta esterna non basta, da sola, a fondare un divieto se non vi è modifica rilevante del prodotto o della sua presentazione.