Tribunale, Sentenza T-71/20

Marchio UE PUMA-System: opposizione fondata sulla reputazione dei marchi anteriori PUMA

La pronuncia riguarda un ricorso di Puma SE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio UE denominativo PUMA-System. Il contenzioso ruota attorno all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, applicabile ratione temporis quanto al diritto sostanziale, e alla portata della tutela dei marchi anteriori noti contro un segno successivo simile ma destinato a prodotti e servizi in larga parte diversi.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2017 CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH ha chiesto la registrazione del segno PUMA-System per numerose merci e servizi delle classi 7, 9, 16 e 42 della classificazione di Nizza. Puma SE ha proposto opposizione invocando due marchi UE figurativi anteriori PUMA registrati nel 2014 per prodotti delle classi 18, 25 e 28, sostenendo la loro reputazione nell'Unione per tutti i prodotti coperti.

L'opposizione è stata respinta in primo grado dalla divisione di opposizione, che ha ritenuto improbabile che il pubblico stabilisse un collegamento tra i segni. In sede di ricorso, la prima commissione di ricorso ha invece accolto parzialmente l'opposizione, annullando la decisione di primo grado solo per alcune voci della classe 9, ma confermando il rigetto per il resto.

Normativa rilevante e quadro giuridico

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 1º luglio 2017, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009, mentre il procedimento è disciplinato dal regolamento n. 2017/1001. Richiama inoltre l'articolo 94, paragrafo 1, e l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, nonché l'articolo 296 TFUE sul dovere di motivazione.

Quanto all'articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale ribadisce che la protezione presuppone tre condizioni cumulative:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore nell'Unione;
• rischio che l'uso del marchio posteriore, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio alla capacità distintiva o alla reputazione del marchio anteriore.

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale condivide, in sostanza, la ricostruzione della commissione di ricorso: il termine comune "puma" è l'elemento dominante del marchio richiesto e dei due marchi anteriori; l'elemento "system" ha scarsa distintività e il secondo marchio anteriore contiene un elemento figurativo non dominante. Ne deriva che i segni sono simili in grado elevato sotto il profilo visivo e fonetico, e molto o addirittura identici sotto il profilo concettuale.

Respinge però le censure della ricorrente nella parte in cui essa contestava la formula usata dalla commissione di ricorso per descrivere il grado di somiglianza. Il Tribunale osserva che tale formula non ha inciso sull'esito della decisione e che il diritto di essere sentiti non impone all'EUIPO di riaprire il contraddittorio prima di adottare una propria valutazione in appello.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale distingue nettamente tra due gruppi di prodotti e servizi.

Per i prodotti e servizi altamente specialistici, destinati a professionisti dell'industria del legno e dei metalli, la commissione di ricorso ha correttamente escluso un collegamento con i marchi PUMA. Secondo il Tribunale, in presenza di beni e servizi molto specifici, di un pubblico industriale specializzato e dell'assenza di un nesso materiale con gli articoli sportivi coperti dai marchi anteriori, non è irragionevole negare che il pubblico stabilisca un collegamento mentale tra i segni, nonostante la reputazione elevata e la forte somiglianza dei segni.

Per contro, il Tribunale rileva un errore di valutazione e di motivazione rispetto ad alcune voci della domanda che non erano rivolte esclusivamente a un pubblico di professionisti, ma anche al grande pubblico. In particolare, la commissione di ricorso aveva concentrato l'analisi solo sui beni più specialistici, trascurando prodotti e servizi che potevano essere destinati anche al consumatore medio. Questa omissione rendeva incompleta la valutazione globale richiesta dall'articolo 8, paragrafo 5.

Il Tribunale evidenzia inoltre una contraddizione interna della decisione impugnata: la commissione di ricorso aveva accolto l'opposizione per alcune sottocategorie della classe 9, ma l'aveva respinta per categorie generali che includevano quelle stesse sottocategorie. Ciò valeva in particolare per:

• computer hardware;
• computers;
• data-processing equipment and computers;
• computer peripheral devices;
• peripherals adapted for use with computers.

Collegamento mentale e rischio di pregiudizio o vantaggio indebito

Il Tribunale ricorda che il collegamento mentale tra i segni è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5. La valutazione deve essere globale e tener conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui reputazione del marchio anteriore, grado di somiglianza, natura dei prodotti e dei servizi, pubblico di riferimento e, ove pertinente, eventuale somiglianza dei beni o servizi.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che per i prodotti e servizi specialistici industriali non sussistesse il necessario collegamento mentale. Il Tribunale conferma tale conclusione per le voci altamente tecniche e industriali, sottolineando che il solo fatto che i marchi PUMA siano noti anche ai professionisti non basta a dimostrare che costoro assoceranno automaticamente quei marchi a macchine, software e servizi industriali del tutto distanti dal settore sportivo.

Al contrario, per alcune merci e servizi meno specialistici, la commissione di ricorso avrebbe dovuto effettuare una valutazione globale più completa, tenendo conto anche della parziale sovrapposizione dei pubblici e dell'uso dei marchi anteriori in relazione a prodotti come cuffie, auricolari e programmi informatici. Per tali voci, la decisione non spiegava adeguatamente perché il pubblico non avrebbe stabilito il collegamento richiesto.

Richiamo a precedenti decisioni e principio di parità di trattamento

Puma invocava precedenti decisioni dell'EUIPO in cui l'esistenza di un collegamento era stata riconosciuta. Il Tribunale ricorda che l'EUIPO deve considerare con particolare attenzione le decisioni precedenti rese in casi simili, per esigenze di parità di trattamento e buona amministrazione, ma che ogni domanda va comunque esaminata in modo rigoroso e autonomo secondo i fatti specifici del caso.

Nel caso in esame, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso non era tenuta a seguire meccanicamente le decisioni richiamate dalla ricorrente, soprattutto perché quelle decisioni riguardavano contesti commerciali differenti e canali distributivi diversi. Tuttavia, per alcune categorie di beni e servizi della domanda, la motivazione era insufficiente o viziata da un esame incompleto.

Decisione

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso solo nella parte in cui essa aveva respinto l'opposizione per:

• "power screwdriver" in classe 7;
• varie voci della classe 9, tra cui computer hardware, computers, data-processing equipment and computers, computer peripheral devices, peripherals adapted for use with computers, magnetic and optical data carriers, printers for computers, heatdetectors e measuring instruments;
• alcune voci della classe 16, tra cui catalogues relating to computer software, computer software operating manuals, instruction manuals, instruction manuals for personal computers, mobile telephones and palmtop computers e books;
• alcuni servizi della classe 42 relativi a manutenzione, configurazione, consulenza e supporto tecnico in materia di software e hardware.

Per il resto, il ricorso è respinto. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 5, la reputazione eccezionale di un marchio e l'elevata somiglianza dei segni non dispensano dall'effettuare una valutazione globale concreta, centrata anche sulla natura dei prodotti e dei servizi e sul pubblico rilevante. Inoltre, quando la decisione amministrativa distingue in modo incoerente tra categorie generali e sottocategorie che vi rientrano, o trascura parti rilevanti della domanda, la motivazione e l'istruttoria risultano viziate e la decisione deve essere annullata nei limiti corrispondenti.