Tribunale, Sentenza T-629/18

Marchio UE figurativo e limitazione dell’elenco di prodotti e servizi

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da mobile.de GmbH avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a una domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un’automobile in un fumetto. La questione centrale è la portata del diritto del richiedente di limitare l’elenco dei prodotti o servizi e l’obbligo della commissione di ricorso di esaminare tale limitazione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La richiedente aveva depositato la domanda di marchio il 30 giugno 2016 per prodotti e servizi appartenenti a più classi della classificazione di Nizza. L’esaminatore aveva inizialmente sollevato obiezioni per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento 2017/1001. Dopo ulteriori scambi, l’esaminatore aveva infine respinto la registrazione per una parte dei prodotti e servizi.

La richiedente aveva quindi proposto ricorso dinanzi all’EUIPO il 15 dicembre 2017. Durante tale fase, il 16 febbraio 2018 aveva presentato una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi, idonea a coprire tutti quelli per i quali la registrazione era stata respinta. Un ulteriore documento era stato depositato nella stessa data, con allegata la richiesta di limitazione, e poi ripresentato il 6 aprile 2018 in formato diverso su richiesta dell’EUIPO.

Decisione impugnata della commissione di ricorso

Con decisione del 7 agosto 2018, la commissione di ricorso aveva dichiarato il ricorso irricevibile. Aveva ritenuto che il documento del 16 febbraio 2018, intitolato "Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio", non soddisfacesse i requisiti di una valida memoria contenente i motivi del ricorso ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625. Poiché non era stata presentata una memoria valida entro il termine di quattro mesi, la commissione aveva considerato definitiva la decisione di rigetto dell’esaminatore.

Motivi dedotti dinanzi al Tribunale

La ricorrente articolava quattro motivi, fondati rispettivamente su:

• violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per non avere la commissione dato effetto alla limitazione richiesta;
• violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2018/625;
• violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e con l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.

L’EUIPO aderiva sostanzialmente alle conclusioni della ricorrente, pur restando la decisione impugnata formalmente in vigore sino all’intervento del Tribunale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda anzitutto che, a seguito del ricorso, la commissione di ricorso diventa competente a pronunciarsi sulla domanda di registrazione del marchio. Pertanto, quando il richiedente presenta una limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi durante il procedimento di ricorso, la commissione è competente a statuire su tale richiesta.

Richiamando l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il Tribunale sottolinea che il richiedente può "in qualsiasi momento" ritirare la domanda o limitare l’elenco dei prodotti o servizi. Ne consegue che la limitazione può essere proposta anche nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Il Tribunale evidenzia inoltre che l’articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento delegato 2018/625 impone alla commissione di ricorso di pronunciarsi su una richiesta di limitazione presentata in conformità all’articolo 49 del regolamento 2017/1001, al più tardi nella decisione sul ricorso. Tale obbligo sussiste a prescindere dalla circostanza che la memoria contenente i motivi del ricorso sia stata o meno validamente depositata.

Nel caso concreto, la richiesta di limitazione era stata presentata entro il termine per la memoria scritta sui motivi del ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminarla. Invece, respingendo il ricorso per irricevibilità senza statuire sulla limitazione, ha omesso di pronunciarsi su un elemento che era obbligata a valutare.

Dispositivo e conseguenze

Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, annulla la decisione impugnata e, non essendo necessario esaminare gli altri motivi, condanna l’EUIPO alle spese.

Principio affermato

La sentenza afferma che la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi di una domanda di marchio UE può essere validamente proposta in qualsiasi momento, anche davanti alla commissione di ricorso, e che tale commissione deve comunque pronunciarsi su di essa nella decisione finale. L’irricevibilità della memoria sui motivi del ricorso non esonera la commissione dall’obbligo di decidere sulla limitazione tempestivamente presentata.