Tribunale, Sentenza T-372/21

Opposizione tra "Sympathy Inside" e il marchio anteriore "INSIDE."

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in una procedura di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale, Quinta Sezione, ha esaminato sia la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore sia il rischio di confusione tra i segni in relazione a prodotti di abbigliamento e servizi di vendita al dettaglio.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Sympatex Technologies GmbH aveva chiesto la registrazione del segno verbale "Sympathy Inside" per prodotti della classe 25 e servizi della classe 35. Liwe Española, SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio verbale anteriore "INSIDE.", registrato per prodotti e servizi nelle classi 25 e 35. Su richiesta del depositante, EUIPO aveva imposto all’opponente di provare l’uso effettivo del marchio anteriore; la divisione di opposizione aveva riconosciuto l’uso effettivo almeno per "Clothing, footwear, headgear" della classe 25 e aveva accolto in parte l’opposizione. La commissione di ricorso ha poi respinto integralmente l’appello del richiedente.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, per effetto della data di deposito della domanda, la causa era disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, mentre le norme procedurali applicabili erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625. Sono stati centrali, in particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sull’opposizione per rischio di confusione, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sull’uso del marchio in forma variata, e l’articolo 42, paragrafo 2, sul requisito del proof of use.

Primo motivo: uso effettivo del marchio anteriore

Il ricorrente sosteneva che il marchio "INSIDE." non fosse stato usato nella forma registrata e che, comunque, la prova dell’uso fosse insufficiente quanto a tempo, luogo, natura ed estensione. Il Tribunale ha osservato che il punto finale era un elemento secondario e privo di distintività, sicché la sua omissione non alterava il carattere distintivo del segno registrato.

Quanto alle varianti grafiche, il Tribunale ha ritenuto che le prime due rappresentazioni utilizzate dall’interveniente riproducessero il nucleo distintivo del marchio, cioè la parola "inside", e che gli elementi figurativi aggiunti avessero funzione meramente decorativa, senza impatto significativo sull’impressione complessiva. Ha inoltre escluso che il fatto che quelle forme fossero a loro volta registrate come marchi impedisse di usarle come prova dell’uso del marchio anteriore. Anche l’uso occasionale dell’abbreviazione "INSD" non era decisivo, perché era sporadico e spesso accompagnato da "INSIDE".

Sul piano della prova dell’uso, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prodotti dimostrassero uso nel periodo rilevante dal 25 gennaio 2012 al 24 gennaio 2017, principalmente in Spagna e anche in Italia e Portogallo. Le prove mostravano inoltre che il segno era affisso ai prodotti, utilizzato come indicatore di origine commerciale e impiegato in modo frequente e su scala rilevante. La mancanza di traduzione di alcuni documenti spagnoli non comportava inammissibilità, poiché la traduzione può essere richiesta da EUIPO ma non è automatica; in ogni caso, il ricorrente aveva potuto comprenderne il contenuto.

Valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale ha confermato che i prodotti di classe 25 erano identici e che i servizi di classe 35 contestati erano, al più, simili in misura bassa ai prodotti coperti dall’uso provato del marchio anteriore. Ha inoltre approvato la definizione del pubblico rilevante: consumatori medi per i prodotti di classe 25 e, per i servizi di vendita al dettaglio e vendita a distanza, sia pubblico generale sia professionisti, dovendosi considerare il livello di attenzione più basso tra quelli interessati.

Confronto tra i segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha rilevato una bassa somiglianza: il marchio richiesto riproduce integralmente il componente distintivo e dominante "inside" del marchio anteriore, limitandosi ad aggiungere il termine "sympathy"; la differenza dovuta al punto finale del marchio anteriore è stata considerata irrilevante. Sul piano fonetico, i segni condividono la pronuncia di "inside", pur differendo per lunghezza e inizio; anche qui la somiglianza è stata giudicata bassa. Sul piano concettuale, il Tribunale ha distinto il caso tra il pubblico che comprende l’inglese, per il quale esiste almeno una bassa somiglianza concettuale, e il pubblico che non lo comprende, per il quale i segni non coincidono concettualmente.

Distintività accresciuta del marchio anteriore

Il Tribunale ha condiviso l’analisi della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore aveva acquisito una distintività accresciuta in Spagna grazie all’uso intenso, geografico e continuativo nel settore dell’abbigliamento. Sono stati valorizzati i dati sul fatturato, il numero di negozi, la diffusione in Spagna, Italia e Portogallo e la presenza di una rete commerciale ampia sotto il segno INSIDE. Tale maggiore distintività rafforzava il rischio di confusione.

Decisione finale

Sulla base dell’identità dei prodotti, della somiglianza dei segni, della distintività rafforzata del marchio anteriore e della consueta presenza di sub-brand nel settore moda, il Tribunale ha confermato la sussistenza di un rischio di confusione nel pubblico spagnolo. Ha quindi respinto il ricorso integralmente e condannato Sympatex Technologies GmbH alle spese.