Tribunale, Sentenza T-406/24

Marchio UE PriSecco e DOP Prosecco: invalidità per evocazione e diritto anteriore

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio denominativo UE "PriSecco". Il contenzioso verte sulla tutela della DOP "Prosecco" e sul rapporto tra disciplina dei marchi UE e protezione delle denominazioni di origine nel settore vitivinicolo.

Fatti e procedimento amministrativo

Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio UE PriSecco, registrato per la classe 32, limitatamente a "cocktails, non-alcoholic". La domanda si fondava sulla DOP Prosecco, protetta nell’Unione per il vino dal 1 agosto 2009 ai sensi dell’articolo 107 del regolamento n. 1308/2013. La Cancellation Division aveva dichiarato il marchio invalido; in appello, la Commissione di ricorso aveva confermato la nullità, ritenendo applicabili ratione temporis le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 e ravvisando sia un diritto anteriore sia l’evocazione della DOP.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva essenzialmente due motivi:

• violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
• violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

Nel primo motivo sosteneva che la DOP non potesse essere ricompresa nell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), che non menzionava espressamente le denominazioni di origine prima della riforma del 2015. Contestava inoltre che la DOP premesse temporalmente sul marchio, invocando la seniority del precedente marchio nazionale tedesco PriSecco, e negava la rilevanza della DOP come segno di più che mera rilevanza locale.

Nel secondo motivo sosteneva che il segno PriSecco non evocasse Prosecco, anche perché i prodotti erano differenti (cocktail analcolici e vino) e perché i due segni sarebbero sufficientemente distinti sul piano visivo, fonetico e concettuale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sulla seniority;
• l’articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1308/2013, che vieta ogni abuso, imitazione o evocazione delle DOP e delle indicazioni geografiche protette;
• l’articolo 107 del regolamento n. 1308/2013, relativo alla protezione della DOP Prosecco;
• il regolamento n. 2015/2424, richiamato per spiegare la riforma del 2015;
• il regolamento n. 2017/1001, menzionato solo come base invocata in sede amministrativa ma non applicabile ratione temporis.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo

Il Tribunale chiarisce anzitutto che la legge applicabile è quella vigente alla data di deposito della domanda di marchio, cioè il 9 giugno 2015. Ne consegue che si applica il regolamento n. 207/2009 nel testo anteriore alla modifica del 2015. Da ciò discende che la decisione impugnata poteva legittimamente fondarsi sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4.

Il Tribunale osserva che le denominazioni di origine possono costituire un "diritto anteriore" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, perché sono segni usati nel commercio, hanno protezione giuridica e possono conferire al titolare il potere di vietare l’uso di un marchio successivo. La riforma del 2015 non ha creato nuovi diritti, ma ha soltanto chiarito la portata di una protezione già esistente, come confermato dal considerando 11 del regolamento n. 2015/2424 e dalla giurisprudenza citata.

Quanto alla seniority del marchio nazionale tedesco PriSecco, il Tribunale afferma che essa non incide sulla valutazione del conflitto con la DOP: l’articolo 8, paragrafo 4, richiede solo che il diritto anteriore sia stato acquisito prima della domanda di marchio UE, requisito qui soddisfatto dalla registrazione della DOP Prosecco nel 2009 rispetto alla domanda di marchio del 2015. La seniority, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, opera solo per consentire la continuità dei diritti sul marchio nazionale, ma non neutralizza un diritto anteriore fondato sulla DOP.

Infine, il Tribunale conferma che la DOP Prosecco ha più che mera rilevanza locale, sulla base degli elementi di prova prodotti in sede amministrativa: ampie vendite mondiali, esportazioni consistenti e promozione su scala internazionale. L’argomento del ricorrente, secondo cui il nome "Prosecco" sarebbe storicamente legato alla varietà d’uva, non scalfisce la constatazione che la DOP, come tale, gode di rilevanza sovralocale.

Ragionamento del Tribunale sul secondo motivo: l’evocazione

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), l’evocazione si verifica quando il segno contestato non usa direttamente la denominazione protetta, ma la suggerisce in modo da far sorgere nella mente del consumatore un legame sufficientemente stretto e diretto con il prodotto protetto. La comparazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

Nel caso di specie, PriSecco incorpora quasi integralmente Prosecco: le due parole hanno otto lettere, sette delle quali coincidono e si presentano nello stesso ordine, con la sola differenza della terza lettera. Da ciò deriva un’elevata somiglianza visiva e fonetica, e la denominazione protetta è quasi completamente inglobata nel segno contestato. Il Tribunale respinge anche la lettura proposta dal ricorrente secondo cui il segmento "secco" sarebbe percepito diversamente per via della lettera maiuscola, ricordando che il marchio denominativo tutela la parola in quanto tale e non la sua grafica specifica.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’evocazione può sussistere anche in assenza di somiglianza tra i prodotti. Nel caso concreto, trattandosi di bevande e considerata la forte somiglianza dei segni, è plausibile che una parte rilevante del pubblico europeo colleghi immediatamente PriSecco al Prosecco. Ne deriva la conferma dell’evocazione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b).

Il motivo relativo all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), viene dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto dinanzi alla Commissione di ricorso e la sua introduzione in giudizio muterebbe l’oggetto della controversia, in contrasto con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente; EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna del ricorrente salvo l’ipotesi di udienza, che non si è tenuta.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

• una DOP già protetta può costituire un diritto anteriore idoneo a fondare la nullità di un marchio UE anche nel regime anteriore al regolamento n. 2015/2424;
• la seniority di un marchio nazionale non prevale su una DOP anteriore, perché opera solo sul piano della continuità dei diritti di quel marchio;
• l’evocazione di una DOP può essere accertata anche per prodotti diversi, quando il segno contestato incorpora quasi integralmente la denominazione protetta e genera nel consumatore un richiamo immediato e diretto al prodotto tutelato.