Tribunale, Sentenza T-205/20

Revoca del marchio UE I-cosmetics per non uso effettivo

Si tratta di un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la revoca del marchio denominativo UE "I-cosmetics". La controversia riguarda la prova dell’uso effettivo del segno nel procedimento di decadenza promosso da Minerva GmbH.

Fatti e procedimento amministrativo

La sig.ra Angela Frommer aveva registrato nel 2010 il marchio UE I-cosmetics per prodotti e servizi delle classi 3, 9 e 44, tra cui cosmetici, laser non medicali e servizi medici/estetici. Nel 2017 Minerva GmbH ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo il mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Davanti all’EUIPO la titolare ha prodotto, tra l’altro, dichiarazioni giurate, screenshot di siti web, brochure, volantini, listini prezzi, documenti interni di vendita e un estratto di sentenza nazionale. La Cancellation Division ha accolto la domanda di revoca; la commissione di ricorso ha poi respinto l’appello, ritenendo che le prove non dimostrassero un uso effettivo del marchio per i prodotti e servizi registrati nel periodo rilevante.

Ammissibilità di un documento prodotto per la prima volta in giudizio

L’EUIPO ha eccepito l’inammissibilità della lista degli indirizzi dei clienti prodotta solo dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, richiamando il principio secondo cui la legittimità della decisione della commissione di ricorso deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili in sede amministrativa. Poiché quel documento avrebbe potuto essere presentato già davanti alla commissione di ricorso, non poteva essere utilizzato per contestare la decisione impugnata.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, essendo la domanda di revoca stata depositata il 14 febbraio 2017, la controversia è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 2868/95. È richiamato l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, in combinato con l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sul mancato uso effettivo, nonché la regola 22, paragrafo 3, e la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, che definiscono il contenuto della prova dell’uso.

Quadro dei criteri per l’uso effettivo

Il Tribunale ribadisce che l’uso effettivo richiede un uso pubblico e verso l’esterno conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi. Tale uso non coincide con un uso simbolico o meramente difensivo e non presuppone un successo commerciale elevato, ma deve essere dimostrato con elementi solidi e oggettivi. La valutazione deve essere globale e tener conto di tutte le circostanze rilevanti, inclusi natura del mercato, caratteristiche dei prodotti, durata, frequenza e consistenza delle vendite.

Valutazione per categorie di prodotti e servizi

Per i prodotti della classe 3, il Tribunale accoglie solo in parte la tesi della ricorrente: il fascicolo poteva, in astratto, riferirsi ai cosmetici e prodotti per la cura della pelle, ma non dimostrava in modo convincente l’uso del segno per le altre merci rivendicate, quali saponi, profumi ed oli essenziali.

Per i servizi della classe 44, il Tribunale osserva che la prova dell’uso avrebbe dovuto dimostrare che tali servizi erano effettivamente prestati sotto il marchio contestato. I materiali prodotti mostravano, al più, attività promozionali o il riferimento a un concept commerciale, ma non l’effettiva offerta o prestazione di servizi cosmetici, estetici o medici sotto il segno I-cosmetics.

Per la classe 9, relativa ai laser non medicali, e per i servizi medici della classe 44, il ricorso è stato respinto per carenza di specificità: la ricorrente si è limitata a rinviare genericamente alle osservazioni già svolte in sede amministrativa, senza sviluppare argomenti sufficientemente chiari e intelligibili nell’atto introduttivo.

Durata dell’uso

Quanto alla durata, il Tribunale ritiene che alcuni documenti fossero fuori periodo o privi di data e quindi incapaci, da soli, di provare l’uso nel quinquennio rilevante dal 14 febbraio 2012 al 13 febbraio 2017. È vero che anche documenti anteriori o successivi possono essere considerati, ma solo se corroborano elementi già riferibili al periodo rilevante. Nel caso concreto, brochure e screenshot successivi o privi di data non consentivano di dimostrare con sufficiente certezza l’uso continuativo del marchio nel tempo.

Luogo dell’uso

Sul luogo dell’uso, il Tribunale conferma i dubbi dell’EUIPO: la documentazione indicava anche la Svizzera, che non fa parte dell’Unione, e gli altri elementi non permettevano di distinguere con certezza quali vendite o atti di uso riguardassero il territorio dell’Unione. La lista degli indirizzi dei clienti, essendo inammissibile, non poteva sanare tale incertezza. Spetta inoltre al titolare del marchio e non all’EUIPO svolgere e provare gli accertamenti necessari.

Natura dell’uso

Quanto alla natura dell’uso, il Tribunale chiarisce che l’uso in pubblicità o su siti web può costituire uso del marchio solo se dal materiale emerge un collegamento chiaro tra il segno e i prodotti o servizi commercializzati. Nella specie, il segno I-cosmetics compariva insieme ad altri segni e in una configurazione grafica che non lo distingueva come indicatore di origine commerciale. Non risultava quindi dimostrato che fosse usato come marchio per identificare specifici prodotti o servizi, né come marchio ombrello o co-brand in modo univoco.

Entità dell’uso

Sul piano dell’entità, il Tribunale osserva che la dichiarazione giurata della ricorrente era troppo generica, perché parlava di vendite continue "in large scales" senza dati concreti su fatturato, volumi o frequenza. I documenti interni di vendita non contenevano alcun riferimento chiaro al marchio contestato e non erano accompagnati da fatture o ordini che consentissero di collegare con certezza le vendite al segno I-cosmetics. Anche i materiali promozionali non offrivano indicazioni sufficienti sulla loro diffusione, sul numero di destinatari o sull’effettiva penetrazione nel mercato.

Valutazione complessiva e dispositivo

Il Tribunale ribadisce che i quattro requisiti della prova dell’uso - luogo, tempo, natura ed entità - sono cumulativi. Anche una valutazione globale dei documenti non consente, nel caso di specie, di dimostrare che il marchio sia stato utilizzato per creare o mantenere uno sbocco commerciale per i prodotti e servizi rivendicati. La commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso per la mancanza di uso effettivo e la revoca del marchio è stata confermata. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di EUIPO; Minerva GmbH ha sopportato le proprie spese.