Tribunale, Sentenza T-655/22

Marchio UE: esclusa la probabilità di confusione tra i servizi di classe 35 e il marchio anteriore per vini di classe 33

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è stato chiamato a valutare se i servizi di classe 35 rivendicati per il segno "WINE TALES RACCONTI DI VINO" fossero simili ai vini e spumanti coperti dal marchio anteriore "WINE TALES".

Fatti e procedimento amministrativo

I richiedenti del marchio contestato avevano depositato la domanda per un segno figurativo destinato, tra l’altro, a prodotti di classe 33 e servizi di classe 35. Torre Oria, titolare del marchio anteriore figurativo registrato per "Wines, sparkling wines" in classe 33, aveva presentato opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo per "alcoholic beverages [except beers]" in classe 33 e l’aveva respinta per gli altri prodotti e servizi. In sede di impugnazione, la Commissione di ricorso aveva poi esteso l’accoglimento anche ad "alcoholic preparations for making beverages" in classe 33, ma aveva confermato il rigetto per i servizi di classe 35, ritenendo insussistente il rischio di confusione rispetto a tali servizi.

Oggetto del ricorso e questioni processuali

La ricorrente chiedeva l’annullamento parziale della decisione nella parte relativa ai servizi di classe 35 e, sostanzialmente, la reiezione della domanda di registrazione per tali servizi. Il Tribunale ha però ricordato che né la Commissione di ricorso né il Tribunale possono essere investiti di una domanda volta, in via diretta, a concedere o negare la registrazione del marchio; di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili i capi di conclusione che miravano a un simile risultato, in quanto il Tribunale non ha giurisdizione per alterare la decisione in quel senso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001.

Il Tribunale ha inoltre affrontato la questione dell’ammissibilità di alcune prove prodotte per la prima volta in giudizio. Ha dichiarato irricevibili i documenti e screenshot non prodotti nel procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, ribadendo che il controllo giurisdizionale si svolge sulla base del contesto fattuale e giuridico esistente davanti alla Commissione di ricorso, in applicazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 e del divieto di modificare l’oggetto della controversia previsto dall’articolo 188 del regolamento di procedura.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al rischio di confusione;
• articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, sul potere di riforma del Tribunale;
• articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001, relativo all’istruttoria e al perimetro del sindacato giurisdizionale;
• articolo 263 TFUE, base del ricorso;
• articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, sulla decisione senza fase orale;
• articolo 188 del regolamento di procedura, sul divieto di mutare l’oggetto del giudizio;
• articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla similitudine tra prodotti e servizi

Nel merito, il Tribunale ha ribadito che la probabilità di confusione richiede cumulativamente la somiglianza tra i segni e la somiglianza tra i prodotti o servizi. La valutazione della similitudine deve tenere conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare natura, destinazione, modalità d’uso, eventuale concorrenza o complementarità e canali di distribuzione.

La ricorrente sosteneva che i servizi di classe 35 fossero diretti specificamente al settore vinicolo, anche perché il segno contestato conteneva la parola "wine" e l’immagine di un calice di vino, e perché gli intervenienti avrebbero operato effettivamente in tale settore. Il Tribunale ha respinto tale impostazione: la comparazione deve riguardare i prodotti e servizi come descritti nella domanda di registrazione, non l’uso effettivo o intenzionale del marchio. Poiché i servizi di classe 35 erano formulati in termini generali (pubblicità, gestione aziendale, amministrazione d’impresa, funzioni d’ufficio), non si poteva restringerne il campo al solo settore vinicolo.

Il Tribunale ha poi osservato che il fatto che tali servizi possano essere forniti per promuovere o gestire imprese che producono vini non basta a renderli simili ai vini stessi: servizi di supporto alle attività d’impresa possono riferirsi a un’ampia gamma di beni di natura molto diversa. Inoltre, ha condiviso la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i beni e i servizi non condividono gli stessi canali distributivi.

Quanto alla pretesa complementarità, il Tribunale ha ricordato che esiste complementarità solo quando tra i beni o servizi vi è un legame stretto, nel senso che uno sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che il pubblico possa credere che provengano dalla stessa impresa. Nel caso concreto, il fatto che una società di comunicazione o pubblicità possa occuparsi della progettazione di un’etichetta del vino non trasforma il servizio nel complemento indispensabile del prodotto vino. Neppure l’eventuale uso delle etichette sui prodotti commercializzati o la scelta prudenziale di depositare il marchio anche in classe 33 dimostrano tale legame stretto.

Decisione e spese

Avendo escluso la similitudine tra i servizi di classe 35 e i vini di classe 33, il Tribunale ha ritenuto che mancasse una delle condizioni cumulative per la probabilità di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Di conseguenza, ha confermato il rigetto dell’opposizione per i servizi di classe 35 e ha respinto integralmente il ricorso.

Sulle spese, la società ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie e quelle degli intervenienti, mentre l’EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, circostanza non verificatasi.

Principio affermato

La mera evocazione del settore vinicolo in un marchio richiesto, o la possibile utilizzazione dei servizi di classe 35 a favore di un’impresa vinicola, non basta a stabilire la similitudine con vini e spumanti di classe 33: per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 occorre una reale connessione oggettiva tra i prodotti e i servizi, tale da far ritenere al pubblico che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.