Tribunale, Sentenza T-268/18

Marchio dell’Unione europea: opposizione tra "Luciano Sandrone" e "DON LUCIANO"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Il Tribunale è chiamato a verificare se il segno richiesto "Luciano Sandrone" debba essere escluso dalla registrazione per il rischio di confusione con il marchio anteriore "DON LUCIANO" nel settore vinicolo.

Parti e oggetto del procedimento

Il ricorrente è Luciano Sandrone, richiedente il marchio denominativo "Luciano Sandrone". Il convenuto è l’EUIPO. La controinteressata nel procedimento amministrativo è J. García Carrión, SA, opponente sulla base del marchio anteriore "DON LUCIANO".

Motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva in sostanza due motivi:

• violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo all’uso effettivo del marchio anteriore;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per erronea valutazione del rischio di confusione.

Valutazione dei segni in conflitto

Il Tribunale esamina anzitutto gli elementi distintivi dei due segni denominativi. Per il marchio anteriore "DON LUCIANO", osserva che l’elemento "luciano" è più distintivo di "don", sia per la maggiore brevità di quest’ultimo sia perché "don" è percepito come un titolo. Tuttavia, ciò non rende trascurabile il titolo.

Per il segno richiesto "Luciano Sandrone", il Tribunale ritiene che, per il pubblico di riferimento dell’Unione, il termine "Sandrone" sia l’elemento maggiormente distintivo, trattandosi di un cognome non comune. Contesta invece la conclusione della commissione di ricorso secondo cui "Luciano" sarebbe raro in Germania e Finlandia: una tale affermazione non poggia su elementi concreti e non è coerente con il fatto che il nome sia comune in una parte sostanziale dell’Unione. Ne deriva che "Luciano" non può essere considerato raro per il pubblico dell’Unione nel suo insieme.

Confronto concettuale

Il Tribunale precisa la propria giurisprudenza: il confronto concettuale presuppone che i segni evochino un concetto, cioè un contenuto semantico. Quando i segni sono costituiti soltanto da nomi o cognomi privi di significato concettuale, il confronto concettuale non è possibile. Esso resta invece possibile se il nome o cognome è divenuto simbolo di un concetto, ad esempio per la notorietà di una persona celebre, oppure se possiede un significato chiaramente riconoscibile.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non aveva individuato alcun concetto collegabile a "Luciano" o "Sandrone". Il solo fatto che il pubblico possa percepire i segni come riferiti a una persona specifica non basta a fondare una somiglianza concettuale. Pertanto, la conclusione della commissione di ricorso circa una somiglianza concettuale media viene annullata: tra i due segni non è possibile alcun confronto concettuale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è sufficiente che l’impedimento relativo sussista in una parte dell’Unione. Tuttavia, la valutazione globale deve essere rigorosa e non meccanica.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva fatto leva sul principio di interdipendenza, valorizzando la somiglianza visiva e fonetica, la presunta somiglianza concettuale e l’identità o similitudine dei prodotti. Il Tribunale giudica questa impostazione insufficiente, perché:

• la somiglianza concettuale è stata erroneamente riconosciuta;
• non sono state considerate le specificità del settore vitivinicolo, nel quale i nomi e i cognomi sono molto frequenti e svolgono una funzione distintiva essenziale;
• il pubblico non è portato a ritenere che un nome comune come "Luciano" identifichi un’unica origine commerciale;
• non è stato adeguatamente considerato il carattere distintivo relativamente debole dell’elemento comune "Luciano" rispetto a "Sandrone".

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui non esiste alcun automatismo per cui la ripresa di un cognome o di un nome in un altro marchio comporti necessariamente rischio di confusione.

Decisione

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso e annulla la decisione impugnata. Non ritiene necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente, relativi alla notorietà del segno richiesto e alla prassi decisionale dell’EUIPO. L’EUIPO è condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che, in un’opposizione tra marchi denominativi formati da nomi e cognomi, il rischio di confusione non può derivare dalla sola condivisione di un nome comune: occorre verificare se uno degli elementi abbia reale capacità distintiva, se i segni evochino un concetto confrontabile e, soprattutto, come il pubblico del settore interessato percepisce abitualmente tali denominazioni. Nel settore dei vini, la frequenza di nomi e cognomi nei marchi esclude che il pubblico presuma automaticamente una comune origine commerciale.