Tribunale, Sentenza T-478/21

Revoca parziale del marchio UE BALLON D’OR per mancato uso genuino

Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, decide su un ricorso avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza per non uso del marchio UE verbale BALLON D’OR. La controversia riguarda in particolare la portata della prova dell’uso genuino per servizi delle classi 38 e 41 della classificazione di Nizza.

Fatti e procedimento amministrativo

Les Éditions P. Amaury aveva depositato nel 2004 la domanda di registrazione del marchio BALLON D’OR per beni e servizi, tra cui quelli delle classi 14, 16, 38 e 41. Nel 2017 Golden Balls Ltd ha presentato domanda di revoca per non uso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

La Divisione di cancellazione ha revocato il marchio per tutti i beni e servizi, salvo 1 sportivi, vale a dire organizzazione di competizioni sportive e assegnazione di trofei�bb in classe 41. In sede di ricorso, la Commissione di ricorso ha accolto solo in parte l’impugnazione del titolare, riconoscendo uso genuino per 1 stampati; libri, riviste�bb in classe 16, ma confermando la revoca per i servizi di classe 38 e per i servizi di classe 41 qui controversi.

Oggetto del ricorso e delimitazione della controversia

Il Tribunale chiarisce preliminarmente che il ricorso è limitato ai servizi espressamente contestati nella domanda: in classe 38, 1 broadcasting of television programmes�bb, 1 television broadcasting�bb, 1 satellite transmission�bb, 1 data transmission�bb e 1 cable television broadcasting�bb; in classe 41, 1 entertainment�bb, 1 television entertainment�bb, 1 publication of books, magazines and newspapers�bb, 1 production of television programmes�bb, 1 organisation of competitions (entertainment)�bb, 1 production of shows�bb e 1 film production�bb.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di revoca è stata presentata il 26 settembre 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, in particolare gli articoli 15 e 51, corrispondenti agli attuali articoli 18 e 58 del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale richiama inoltre le disposizioni procedurali del regolamento (UE) 2017/1001 e, per la prova dell’uso genuino, le regole applicabili del regolamento (CE) n. 2868/95 e del regolamento delegato (UE) 2018/625.

Principi generali sull’uso genuino

Il Tribunale ribadisce che il marchio deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale di garanzia dell’origine, per creare o mantenere sbocchi commerciali, e non in modo meramente simbolico. L’uso genuino deve essere pubblico e verso l’esterno e va dimostrato con prove solide e oggettive, riguardanti luogo, tempo, entità e natura dell’uso. La classificazione di Nizza, pur avendo natura amministrativa, è utile per interpretare correttamente la portata dei servizi registrati.

Classe 38: servizi di telecomunicazioni e trasmissione televisiva

Il Tribunale respinge le censure relative alla classe 38. Ritiene che i servizi indicati dal ricorrente non siano separabili dal nucleo dei servizi di telecomunicazioni della classe 38 e che il titolare non abbia dimostrato di gestire una rete di telecomunicazioni propria utilizzabile da terzi. Il fatto che la cerimonia del Ballon d’Or sia trasmessa da emittenti terze, e che il titolare riceva royalties per tali trasmissioni, non prova che esso fornisca direttamente un servizio di broadcasting sotto il marchio contestato.

Anche la diffusione online sul sito di un licenziatario o di una società del gruppo non basta: dagli atti emerge che BALLON D’OR designa il programma trasmesso, non un servizio di trasmissione offerto dal titolare sul mercato. Per questo il Tribunale conferma la mancanza di uso genuino per i servizi di classe 38 contestati.

Classe 41: intrattenimento, competition, produzione e pubblicazione

Intrattenimento, television entertainment e organizzazione di competizioni

Su questo punto il Tribunale accoglie la censura del ricorrente. Osserva che la cerimonia del Ballon d’Or non si esaurisce nell’assegnazione del trofeo, ma costituisce uno show destinato al grande pubblico, con interventi, filmati e una forte dimensione spettacolare. Un evento di tal genere rientra nella nozione ordinaria di 1 entertainment�bb e nel significato della classe 41 della classificazione di Nizza. La Commissione di ricorso ha quindi errato nel ritenere che una cerimonia di premiazione sportiva non potesse costituire intrattenimento.

Produzione di programmi televisivi, spettacoli e film

Il Tribunale conferma invece la revoca per 1 production of television programmes�bb, 1 production of shows�bb e 1 film production�bb. Il semplice fatto che il ricorrente produca la cerimonia del Ballon d’Or per la propria utilizzazione e ne consenta la trasmissione al pubblico non equivale a offrire sul mercato un autonomo servizio di produzione a favore di terzi. Mancano prove che il marchio sia stato usato per servizi di produzione resi a terzi, come richiesto dalla nozione di uso genuino.

Pubblicazione di libri, riviste e giornali

Anche per 1 publication of books, magazines and newspapers�bb il Tribunale conferma la decisione impugnata. La prova prodotta dimostra che il ricorrente ha realizzato libri e numeri speciali su Ballon d’Or e che tali opere sono state pubblicate con la collaborazione di terzi, ma non che abbia offerto servizi di editoria a terzi sul mercato. Il Tribunale distingue dunque tra il contenuto editoriale pubblicato e il servizio di pubblicazione, che deve essere autonomamente prestato a soggetti terzi.

Esito del giudizio e spese

Il Tribunale annulla la decisione dell’EUIPO solo nella parte in cui confermava la revoca per i servizi di classe 41 1 entertainment�bb, 1 television entertainment�bb e 1 organisation of competitions (entertainment)�bb. Per il resto respinge il ricorso. Quanto alle spese, ogni parte sopporta le proprie, e la questione delle spese del procedimento amministrativo viene rimessa alla Commissione di ricorso alla luce della sentenza.

Principio affermato

La pronuncia distingue con precisione tra il segno usato come titolo di un evento spettacolare e il segno usato per identificare un servizio autonomamente offerto sul mercato. Solo in quest’ultimo caso può parlarsi di uso genuino ai fini del mantenimento del marchio UE.