Tribunale, Sentenza T-1142/23

Opposizione al marchio UE ENEDO contro ENEDIS: rischio di confusione confermato

Il Tribunale dell'Unione europea, Sezione settima, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia riguarda il segno verbale ENEDO, richiesto da Enedo Oyj, e il marchio anteriore ENEDIS di Enedis, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 29 novembre 2019 il predecessore in diritto della ricorrente aveva depositato una domanda di marchio UE per il segno ENEDO, per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 40 e 42. Enedis ha proposto opposizione il 10 marzo 2020 fondandola sul proprio marchio UE anteriore ENEDIS, registrato per varie classi, tra cui 9, 12, 37, 40 e 42, nel settore energia/elettricità. L'opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione il 9 dicembre 2022; la commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso della richiedente con decisione del 27 settembre 2023, ritenendo sussistente un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Questione preliminare: la restrizione dell'elenco di prodotti e servizi

Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto che fosse presa in considerazione una restrizione dell'elenco dei prodotti e servizi della domanda. Il Tribunale ricorda l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e la giurisprudenza secondo cui una restrizione successiva può essere considerata solo se non altera il contesto fattuale esaminato dalla commissione di ricorso.

Il Tribunale distingue due profili della restrizione:

• la mera eliminazione di talune voci dagli elenchi delle classi 9, 37 e 42, che può essere presa in considerazione;
• l'aggiunta dell'indicazione che i prodotti e servizi residui sono riservati a professionisti di determinati settori, che modifica il pubblico di riferimento e dunque il contesto fattuale.

Quest'ultimo elemento non può essere preso in considerazione nel giudizio di legittimità, perché introdurrebbe un nuovo elemento non esaminato in sede amministrativa. Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente fondati sulla limitazione del pubblico ai soli professionisti sono stati dichiarati inconferenti.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile quando, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che la valutazione del rischio di confusione è globale e che comprende il rischio di associazione economica.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto principalmente da professionisti, ma anche, per taluni prodotti, da consumatori medi, con livelli di attenzione variabili da medio ad elevato o particolarmente elevato. La ricorrente sosteneva che, a seguito della restrizione, il pubblico rilevante fosse soltanto professionale e con attenzione molto alta.

Il Tribunale respinge tale argomento perché basato sul secondo aspetto della restrizione, non valutabile in giudizio. Restano quindi ferme le constatazioni della commissione di ricorso sul pubblico rilevante e sul suo livello di attenzione.

Confronto tra prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti della classe 9 fossero identici o altamente simili, che i servizi delle classi 37 e 42 fossero quanto meno altamente simili o simili a grado medio ai prodotti e servizi anteriori, e che i servizi della classe 40 fossero simili a grado medio ai servizi anteriori.

La ricorrente contestava tale valutazione, ma i suoi argomenti erano sostanzialmente costruiti sulla restrizione successiva dell'elenco. Il Tribunale li dichiara pertanto inconferenti nella parte fondata sulla limitazione del pubblico e, in ogni caso, non sufficientemente sviluppati per scalfire la valutazione amministrativa.

Confronto tra i segni ENEDO ed ENEDIS

Sul piano visivo, il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso: i due segni condividono le prime quattro lettere, nella medesima sequenza, e differiscono solo nella parte finale. La differenza tra le desinenze non è tale da neutralizzare la forte impressione di somiglianza complessiva.

Sul piano fonetico, i segni hanno una struttura sillabica molto vicina e divergono solo nel suono finale; le differenze non prevalgono sulle somiglianze. Il Tribunale sottolinea che l'argomento della ricorrente, secondo cui il pubblico professionale presterebbe maggiore attenzione alle desinenze, presupponeva la restrizione del pubblico ai soli professionisti, che non può essere presa in considerazione.

Sul piano concettuale, il Tribunale osserva che per una parte non trascurabile del pubblico nessuno dei due segni ha un significato percepibile nel suo insieme; in tale ipotesi il confronto concettuale non è possibile. Gli argomenti relativi ai presunti significati di "ene", "dis" e "do" non sono stati dimostrati con elementi probatori sufficienti.

Carattere distintivo del marchio anteriore ENEDIS

La commissione di ricorso aveva ritenuto che il marchio anteriore avesse carattere distintivo normale, pur riconoscendo che alcuni consumatori del settore energia avrebbero potuto percepire i segmenti "ene" e "dis" come riferimenti a "energy" e "distribution". Il Tribunale conferma che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che il pubblico rilevante percepisse realmente tali elementi con quel significato. Gli esempi di marchi e denominazioni aziendali prodotti non bastano, anche perché la mera registrazione non prova l'uso effettivo sul mercato.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce della forte somiglianza visiva e fonetica, dell'identità o simiglianza dei prodotti e servizi e del carattere distintivo normale del marchio anteriore, il Tribunale applica il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti e conferma che sussiste un rischio di confusione per almeno una parte non trascurabile del pubblico rilevante. Tale rischio permane nonostante l'elevato livello di attenzione del pubblico professionale.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Enedo Oyj è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Enedis. L'EUIPO sopporta le proprie spese, poiché la domanda di condanna alle spese era subordinata alla celebrazione di un'udienza, che non ha avuto luogo.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• una restrizione dell'elenco dei prodotti e servizi posteriore alla decisione impugnata è considerabile solo se non altera il contesto fattuale esaminato dall'organo amministrativo;
• la limitazione del pubblico ai soli professionisti, se introdotta solo in giudizio, non può essere presa in considerazione dal Tribunale;
• anche con un pubblico altamente attento, una forte somiglianza tra segni e una notevole prossimità tra prodotti/servizi possono fondare un rischio di confusione;
• il carattere distintivo normale del marchio anteriore è sufficiente, in presenza di elevata somiglianza dei segni, a sostenere il diniego di registrazione.