Corte di giustizia, Sentenza C-655/21

Contraffazione di marchi, sanzioni penali nazionali e Carta dei diritti fondamentali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad – Nesebar nell’ambito di un procedimento penale per contraffazione di marchi a carico di G. ST. T. La Corte è chiamata a distinguere tra il perimetro applicativo della direttiva 2004/48/CE e quello della Carta, in presenza di una disciplina bulgara che sanziona la medesima condotta sia come illecito amministrativo sia come reato.

Fatti e procedimento principale

Nel 2016, in un locale commerciale gestito da un’impresa individuale di cui G. ST. T. era titolare, la polizia bulgara sequestrò prodotti messi in vendita. La perizia giudiziaria rilevò che i segni apposti erano simili a marchi registrati e stimò il valore dei prodotti come originali e come imitazioni. La procura contestò all’imputata l’uso nel commercio di marchi senza consenso, con effetti gravemente dannosi, e la rinviò a giudizio ai sensi dell’articolo 172b, paragrafo 2, del codice penale bulgaro.

Normativa rilevante

Sul piano internazionale, viene in rilievo l’articolo 61 dell’Accordo sugli ADPIC, che impone ai membri di prevedere procedimenti penali e sanzioni, almeno per la contraffazione intenzionale di marchi su scala commerciale, con pene dissuasive e, se del caso, confisca e distruzione dei prodotti.

Sul piano dell’Unione, la direttiva 2004/48/CE è richiamata in particolare per gli articoli 1, 2, 13 e 16, oltre al considerando 28. La Carta rileva con l’articolo 49, paragrafi 1 e 3, e con l’articolo 51, paragrafo 1.

Sul piano nazionale, la normativa bulgara prevede:

• l’articolo 172b del codice penale, che punisce l’uso commerciale di un marchio senza consenso;
• l’articolo 81 del vecchio ZMGO e l’articolo 127 del nuovo ZMGO, che qualificano la stessa condotta come illecito amministrativo;
• regole interne sulla confisca e distruzione dei beni contraffatti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

• se l’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE osti a una disciplina penale che consideri il danno subito dal titolare del marchio come elemento costitutivo del reato;
• se sia conforme alla direttiva un sistema giurisprudenziale di presunzione del danno basato sul valore dei prodotti al prezzo di vendita dei beni originali;
• se il principio di legalità dei reati e delle pene impedisca che la stessa condotta sia qualificata contemporaneamente come illecito amministrativo e come reato, senza criteri distintivi;
• se una pena da cinque a otto anni di reclusione, cumulata con multa, confisca e distruzione, sia proporzionata.

Irricevibilità delle prime due questioni

La Corte rileva che la direttiva 2004/48/CE, per effetto degli articoli 2, paragrafo 3, lettere b) e c), 16 e del considerando 28, non disciplina le procedure e le sanzioni penali in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere sanzioni penali nel diritto interno o in forza di obblighi internazionali.

Poiché il procedimento principale è puramente penale, l’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva non è necessaria per risolvere la controversia. Ne consegue l’irricevibilità delle prime due questioni.

Competenza della Corte sulle questioni relative alla Carta

La Corte afferma invece la propria competenza sulle questioni terza e quarta. Quando uno Stato membro attua un obbligo derivante dall’Accordo sugli ADPIC, che è parte integrante dell’ordinamento dell’Unione, esso attua il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Poiché l’articolo 61 dell’Accordo sugli ADPIC impone la previsione di sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per certe ipotesi di contraffazione di marchio, la disciplina bulgara che recepisce tale obbligo rientra nell’ambito di applicazione della Carta.

Terza questione: legalità dei reati e delle pene

La Corte afferma che il principio di legalità richiede accessibilità, prevedibilità e una chiara definizione del reato e della pena. Tuttavia, non impone che il diritto nazionale distingua in modo autonomo e mediante criteri espressi tra illecito amministrativo e reato, né impedisce che la stessa condotta sia sanzionata su entrambi i piani.

Nel caso di specie, l’articolo 172b del codice penale descrive chiaramente l’uso nel commercio di un marchio senza consenso come reato. Il fatto che il medesimo comportamento sia anche previsto come illecito amministrativo nello ZMGO non viola di per sé l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, purché la fattispecie penale sia sufficientemente chiara. La Corte sottolinea quindi che il principio di legalità non esige criteri legislativi di delimitazione tra illecito amministrativo e reato quando la descrizione della condotta è simile o identica.

Quarta questione: proporzionalità della pena

La Corte ricorda che, in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità del reato e non eccedere quanto necessario. Il cumulo di pene detentive e pecuniarie non è di per sé vietato; inoltre, l’articolo 61 dell’Accordo sugli ADPIC ammette pene detentive e/o pecuniarie e, se opportuno, confisca e distruzione.

Tuttavia, la Corte osserva che l’articolo 172b, paragrafo 2, del codice penale bulgaro prevede una pena minima di cinque anni di reclusione per una descrizione di reato molto ampia, riferita a qualsiasi uso commerciale non consentito del marchio ripetuto o gravemente dannoso. Tale automaticità non consente di modulare adeguatamente la pena nei singoli casi, né assicura che la severità complessiva non ecceda la gravità concreta dell’infrazione. Le limitate possibilità di riduzione o sospensione della pena non bastano a rimediare a tale rigidità.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara irricevibili le prime due questioni. Quanto alle altre, afferma che:

• il principio di legalità dei reati e delle pene non osta a una disciplina nazionale che qualifichi la medesima condotta sia come illecito amministrativo sia come reato, senza criteri distintivi specifici, se la fattispecie penale è formulata in modo sufficientemente chiaro;
• l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta osta a una disposizione nazionale che, per l’uso commerciale di un marchio senza consenso avvenuto ripetutamente o con effetti gravemente dannosi, preveda una pena minima di cinque anni di reclusione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza conferma che gli Stati membri conservano ampia autonomia nel predisporre sanzioni penali per la contraffazione, ma tale autonomia incontra il limite della proporzionalità quando la sanzione è attivata nell’ambito di attuazione dell’Accordo sugli ADPIC. Sul piano difensivo, la decisione offre un argomento rilevante contro minimi edittali molto elevati e meccanismi sanzionatori troppo rigidi nelle ipotesi di contraffazione di marchio.