Tribunale, Sentenza T-758/20

Uso genuino dei marchi MONSTER e MONSTER ENERGY per bevande a base di caffè

Si tratta di due ricorsi riuniti avverso decisioni della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che avevano confermato la decadenza di due marchi UE per mancato uso genuino in relazione a taluni prodotti registrati in classe 30. La controversia riguarda in particolare la qualificazione delle bevande commercializzate come "x-presso monster" e la loro collocazione, ai fini dell’uso del marchio, in classe 30 oppure in classe 32.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Monster Energy Co., titolare dei marchi UE verbali MONSTER e MONSTER ENERGY. La convenuta è l’EUIPO; interveniente nel giudizio è Frito-Lay Trading Company GmbH, che aveva promosso le domande di revoca dinanzi all’Ufficio. Le domande di decadenza sono state presentate il 25 aprile 2017 e hanno riguardato, per quanto qui rileva, i prodotti della classe 30 registrati per i due marchi.

Fatti rilevanti

Il marchio MONSTER era registrato, tra l’altro, per "coffee based beverages and coffee based beverages containing milk" in classe 30 e per energy drinks in classe 32. Il marchio MONSTER ENERGY era registrato per "coffee based beverages and coffee based beverages containing milk" in classe 30. In sede amministrativa, Monster Energy aveva prodotto elementi relativi alle bevande "x-presso monster" (tra cui "x-presso monster hammer" e "x-presso monster midnite"), sostenendo che tali prodotti dimostrassero l’uso dei marchi per bevande a base di caffè.

La divisione di cancellazione aveva revocato i marchi in relazione ai prodotti della classe 30, ritenendo provato l’uso soltanto per energy drinks in classe 32. La commissione di ricorso ha confermato tale valutazione, osservando che le bevande presentavano caratteristiche tipiche degli energy drink: ingredienti come taurina, L-carnitina, ginseng e vitamine del gruppo B, indicazione di alto contenuto di caffeina, e riferimento commerciale all’energia piuttosto che alla natura di bevanda a base di caffè.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in tre censure:

• la commissione di ricorso avrebbe ignorato il principio secondo cui un prodotto finito composito e multiuso può essere classificato, e quindi usato, in più classi;
• avrebbe attribuito eccessivo rilievo agli elementi tipici degli energy drink, trascurando quelli che rimandano a una bevanda a base di caffè;
• avrebbe impropriamente valorizzato aspetti relativi al processo produttivo delle bevande.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale ricorda che, poiché le domande di revoca sono state presentate il 25 aprile 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, il cui articolo 51, paragrafo 1, lettera a), corrisponde all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001. La decadenza è dichiarata se il marchio non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustifici motivi di non uso.

Il Tribunale richiama anche la giurisprudenza consolidata secondo cui:

• il titolare del marchio deve provare l’uso genuino;
• l’uso genuino è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi;
• occorre una valutazione globale di tutte le circostanze del caso;
• l’uso non può essere provato con semplici probabilità o presunzioni, ma con prove concrete e oggettive.

Ragionamento della Corte: classificazione del prodotto e “multifunction composite object”

Il Tribunale respinge anzitutto l’argomento della ricorrente secondo cui il prodotto avrebbe dovuto essere considerato un bene multiuso e quindi classificabile in più classi. La "nota generale" della nona edizione della Classificazione di Nizza distingue infatti, da un lato, il principio generale secondo cui il prodotto finito è classificato in funzione della sua natura, funzione o scopo; dall’altro, l’eccezione relativa ai "multipurpose composite objects", che possono rientrare in più classi perché formati da componenti distinte e funzionalmente autonome.

Secondo il Tribunale, le bevande in lattina della ricorrente non costituiscono un oggetto composito multiuso, bensì un prodotto omogeneo e inscindibile che svolge una funzione principale: fornire energia. Il fatto che siano aromatizzate al caffè non basta a trasformarle in "coffee based beverages" ai fini della classe 30, poiché il caffè ha un ruolo secondario rispetto alla funzione di energy drink.

Ragionamento della Corte: valutazione degli elementi di prova

Nel valutare le prove, il Tribunale ritiene corretto il metodo seguito dalla commissione di ricorso. Le indicazioni sul packaging, come il termine "x-presso", il richiamo a "coffee" e la descrizione "espresso coffee drink with milk", non dimostrano che il prodotto sia percepito principalmente come bevanda a base di caffè. In un contesto in cui il prodotto presenta ingredienti tipici degli energy drink e un chiaro richiamo all’energia, tali elementi sono più verosimilmente intesi come riferimento all’aroma di caffè.

Il Tribunale sottolinea inoltre che:

• la dicitura "coffee" è associata direttamente a "energy" sulla confezione;
• la descrizione del prodotto è collocata sul retro della lattina e non in posizione davvero prominente;
• la formula informativa che segue richiama taurina, L-carnitina, ginseng e vitamine B, elementi coerenti con gli energy drink;
• la presenza di "coffee extract (1.3%)" conferma che il caffè è solo uno degli ingredienti, non l’elemento predominante.

Ragionamento della Corte: natura del prodotto e percezione del mercato

Il Tribunale considera legittimo il riferimento della commissione di ricorso alla distinzione, propria della Classificazione di Nizza, tra energy drinks in classe 32 e bevande a base di caffè in classe 30. Secondo le note esplicative della nona edizione, le bevande con base di caffè richiamano prodotti in cui il caffè è l’elemento predominante e caratteristico, mentre una bevanda soltanto aromatizzata al caffè rientra in classe 32.

La Corte osserva anche che il mercato degli energy drink comprende frequentemente varianti aromatizzate al caffè, alla ciliegia, al kiwi o ad altri gusti, senza che il consumatore percepisca una diversa funzione o destinazione d’uso: la funzione rimane quella di fornire una spinta energetica. In questa prospettiva, la promozione della ricorrente, inclusa la dichiarazione del proprio dirigente e il rapporto annuale 2020, conferma che il messaggio commerciale si concentra sull’effetto energetico del prodotto.

Ragionamento della Corte: processo di fabbricazione

Quanto al rilievo relativo al fatto che le bevande siano "brew" o prodotte con tecnica diversa, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia fatto un uso legittimo di tale elemento come fattore accessorio di valutazione. La ricorrente non aveva chiarito il metodo produttivo delle bevande, e la distinzione tra prodotti infusi/brewed e prodotti composti da ingredienti combinati è coerente con la differenza tra caffè tradizionali e energy drink.

In ogni caso, tale profilo non è decisivo: la valutazione globale conduce comunque alla conclusione che i prodotti "x-presso monster" corrispondono a energy drink aromatizzati al caffè e non a bevande a base di caffè.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi. Ne deriva la conferma delle decisioni della commissione di ricorso e, prima ancora, delle decisioni della divisione di cancellazione nella parte in cui avevano revocato i marchi per i prodotti della classe 30 oggetto del procedimento.

Principio affermato

Ai fini della decadenza per non uso, il marchio deve essere utilizzato genuinamente per i prodotti registrati. Un prodotto finito viene normalmente classificato in base alla sua funzione o scopo in una sola classe, salvo il caso eccezionale di prodotto composito multiuso; una bevanda che contiene caffè solo come ingrediente o aromatizzazione, ma che è commercializzata e percepita come energy drink, non prova l’uso genuino per "coffee based beverages" in classe 30.