Tribunale, Sentenza T-436/23

Marchio UE internazionale figurativo "CERTIFIED": rifiuto di registrazione per descrittività e mancanza di distintività

La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, Sezione prima, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Daimler Truck AG contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’UE. Il segno richiesto era un marchio figurativo costituito dal termine inglese "certified" inserito in una composizione grafica, destinato a prodotti e servizi nei settori dei veicoli, del commercio al dettaglio e all’ingrosso di veicoli, delle assicurazioni e servizi finanziari, nonché di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2021 il predecessore in diritto della ricorrente aveva designato l’Unione europea nella registrazione internazionale del segno. L’esaminatore dell’EUIPO aveva rifiutato la protezione per i prodotti e servizi delle classi 12, 35, 36 e 37 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, letto congiuntamente all’articolo 7, paragrafo 2. La commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il segno fosse descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo.

Domande formulate dalla ricorrente

La ricorrente chiedeva:

• l’annullamento della decisione impugnata;
• la concessione della protezione alla registrazione internazionale designante l’UE;
• la condanna dell’EUIPO alle spese.

Nel merito, sosteneva che l’elemento figurativo conferisse da solo distintività al segno e che, in ogni caso, i concorrenti potessero continuare a utilizzare il termine descrittivo, sicché non vi sarebbe un interesse pubblico alla sua disponibilità tale da impedire la registrazione.

Questione preliminare sulla competenza del Tribunale

Il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda con cui la ricorrente chiedeva non solo l’annullamento, ma anche l’ordine all’EUIPO di concedere la protezione. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che, nell’ambito del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non ha competenza a impartire ingiunzioni alle istituzioni e agli organi dell’Unione. Di conseguenza, tale capo di domanda è stato dichiarato irricevibile per difetto di competenza.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possano servire a designare, tra l’altro, specie, qualità o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. L’articolo 7, paragrafo 2, consente l’applicazione di tale divieto anche quando il motivo ostativo sussiste solo in una parte dell’Unione.

La giurisprudenza richiamata ribadisce che:

• un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto tra il segno e i prodotti o servizi;
• il pubblico rilevante deve percepire immediatamente, senza ulteriore riflessione, una descrizione dei prodotti o di una loro caratteristica;
• la valutazione va compiuta con riferimento sia ai prodotti o servizi sia alla percezione del pubblico rilevante.

Esame del carattere descrittivo del termine "certified"

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non contestava il significato del termine inglese "certified", inteso come "certificato", "garantito", "autenticato" o comunque riferibile a qualità, autenticità o approvazione. Né contestava che il pubblico anglofono dell’Unione, con livello di attenzione elevato, avrebbe immediatamente percepito il messaggio laudativo, cioè che i prodotti e servizi interessati fossero certificati per l’alta qualità o approvati come autentici dal titolare del marchio o da un terzo.

In tale contesto, il segno era idoneo a evocare una caratteristica positiva e desiderabile dei beni e servizi del settore automobilistico, senza svolgere la funzione essenziale del marchio di indicare l’origine commerciale.

Valutazione dell’elemento figurativo

Quanto alla componente grafica, il Tribunale ha condiviso l’analisi dell’EUIPO secondo cui la stilizzazione non era sufficientemente originale. Pur potendo essere percepita come un timbro o impronte di pneumatici, la forma rettangolare nera inclinata, con bordo rigato e ombra puntinata, non era tale da conferire un’impressione immediata e duratura capace di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altri operatori.

Il Tribunale ha ribadito il criterio applicabile ai marchi figurativi contenenti parole descrittive: gli elementi grafici devono modificare il significato complessivo del segno o quantomeno distogliere il pubblico dal messaggio descrittivo del termine verbale. Nel caso di specie, invece, la grafica si limitava a rafforzare il contenuto laudativo e descrittivo della parola "certified". Neppure il maggiore impatto visivo dell’elemento figurativo, da solo, era sufficiente a conferire distintività.

Il Tribunale ha inoltre precisato che le linee guida EUIPO e la common practice richiamate dalla ricorrente non costituiscono atti vincolanti per l’interpretazione del diritto dell’Unione. Gli esempi evocati dalla ricorrente non erano poi comparabili con il segno in questione, perché presentavano elementi grafici differenti e più originali.

Interesse a mantenere il segno disponibile

La ricorrente sosteneva anche che la registrazione non avrebbe impedito ai concorrenti di utilizzare il termine "certified" in senso descrittivo, per cui non vi sarebbe un’esigenza di mantenere il segno disponibile. Il Tribunale ha respinto tale argomento, ricordando che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), tutela un interesse pubblico autonomo: le indicazioni descrittive devono restare libere per tutti gli operatori economici.

Ha inoltre precisato che il tema della disponibilità del segno non costituisce un criterio separato per modulare il grado di distintività richiesto. Poiché il segno, nel suo complesso, continuava a essere percepito come descrittivo e non come indicatore di origine commerciale, il motivo di rigetto di cui alla lettera c) risultava correttamente applicato.

Esame del motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Quanto al secondo motivo, fondato sulla mancanza di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminarne il merito. Poiché basta che ricorra uno dei motivi assoluti di rifiuto previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, e il motivo di cui alla lettera c) era già stato validamente accolto, non era necessario pronunciarsi autonomamente sulla lettera b).

Decisione e spese

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, rilevando che l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che in concreto non si era tenuta.

Principio affermato

Un marchio figurativo contenente un termine immediatamente percepito dal pubblico come laudativo e descrittivo, accompagnato da una grafica non sufficientemente originale e non capace di alterarne il significato complessivo, non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per effetto dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001. In tale ipotesi, il segno non è idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti e servizi. Inoltre, il Tribunale non può, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, ordinare all’EUIPO di concedere direttamente la protezione.